MARCAS
MARCAS EN GENERAL
“1. DE LAS MARCAS EN GENERAL.
El artículo 2 letra d) de
la LMOSD establece que “marca” es: “(…)
cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o
servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente
distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se
apliquen frente a los de su misma especie o clase; (…)”
Por su
parte, el artículo 4 de dicha disposición dispone que:
“Las
marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras,
incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras,
retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas,
sonidos, olores o combinaciones y disposiciones de colores. pueden asimismo
consistir, entre otros, en la forma, presentación o acondicionamiento de los
productos, o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio
de los productos o servicios correspondientes. las marcas también podrán
consistir en indicaciones geográficas...
…Inciso
segundo derogado…
…La
naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca, en ningún
caso será obstáculo para el registro de la misma.”
Aunado
a ello, el artículo 5 inciso 5° de la LMOSD, sobre la “adquisición de derechos
de propiedad” prescribe que: “El titular
de una marca protegida en un país extranjero, gozará de los derechos y de las
garantías que esta Ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en
El Salvador, sin perjuicio de la protección de los signos notoriamente
conocidos o famosos.”
Asimismo
el artículo 8 de dicha disposición establece:
“Marcas
Inadmisibles por Razones Intrínsecas…
…Art.
8.- No podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un
signo que esté comprendido en alguno de los casos siguientes:…
…a)
Que consista en la forma usual o corriente del producto al cual se aplique o de
su envase, o en una forma necesaria o impuesta por la naturaleza del producto o
del servicio de que se trate;…
…b)
Que consista en una forma que dé una ventaja funcional o técnica al producto o
al servicio al cual se aplique;
…c)
Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que, en el lenguaje
corriente, técnico o científico, o en la usanza comercial del país, sea una
designación común o usual del producto o del servicio de que se trate; …
…d)
Que consista exclusivamente en un signo o una indicación que pueda servir en el
comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del
servicio de que se trate; …
…e)
Que consista en un simple color aisladamente considerado; …
…f)
Que consista en una letra o un dígito aisladamente considerado, salvo que se
presente en una forma especial y distintiva; …
…g)
Que sea contrario a la moral o al orden público; …
…h)
Que comprenda un elemento que ofenda o ridiculice a personas, ideas, religiones
o símbolos nacionales de cualquier país o de una entidad internacional; …
…i)
Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la
naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o
el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del
servicio de que se trate; …
…j)
DEROGADO …
…k)
Que reproduzca o imite, total o parcialmente, el escudo, bandera u otro
emblema, sigla, denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado
u organización internacional, sin autorización expresa de la autoridad
competente del Estado o de la organización internacional de que se trate; …
… l)
Que reproduzca o imite, total o parcialmente, un signo oficial de control o de
garantía adoptado por un Estado o una entidad pública, sin autorización expresa
de la autoridad competente de ese Estado; …
…m)
Que reproduzca monedas o billetes de curso legal en el país, títulos valores u
otros documentos mercantiles, sellos, estampillas, timbres o especies fiscales
en general;
…n)
Que incluya o reproduzca medallas, premios, diplomas u otros elementos que
hagan suponer la obtención de galardones con respecto al producto o servicio
correspondiente, salvo que tales galardones hayan sido verdaderamente otorgados
al solicitante del registro o a su causante y ello se acredite al tiempo de
solicitar el registro; y, …
… o)
Que consista en la denominación de una variedad vegetal protegida en el país o
en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a
esa variedad.
…p)
Se encuentre dentro de la prohibición prevista en el artículo 51-G de la
presente ley.”
El
artículo 14 inciso final de la LMOSD, señala que: “Para efectos de examen de la marca, ésta deberá ser analizada, en su
conjunto sin separar los elementos que la conforman.”
Respecto a los derechos
conferidos por el registro de marcas el art. 26 letra f) de la LMSOD establece
que: “El registro de una marca confiere a
su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su
consentimiento realice alguno de los actos siguientes: (…) f) Usar
públicamente un signo idéntico o similar a la marca, aún para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva
o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento
injusto de su prestigio;(…)” El subrayado es nuestro.”
MARCAS NOTORIAS
“2. DE LAS MARCAS NOTORIAS.
En ese
orden, el referido artículo 2 letras
b) y l) de la LMOSD establecen que: marca o signo distintivo notoriamente
conocido es: “b) (…) un signo
distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos
empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha
adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la
promoción del mismo; (…)”; y que, el Convenio de París es un
instrumento internacional: “l) (…) para
la protección de la propiedad industrial, suscrito el 20 de marzo de 1883,
revisado últimamente en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre
de 1979”.
En
este punto, es importante traer a colación que en nuestro ordenamiento
jurídico, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual,
fue ratificado según Decreto Legislativo Número 735 de fecha 8 de diciembre de
1993, publicado el día 7 de enero de 1994, en el Diario Oficial Número 5, Tomo
322; que dispone en su artículo 6-bis prohibir el uso de una marca de fábrica
de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción que puedan
crear confusión de una marca con otra marca, la autoridad se encuentra
facultada a prohibir el registro de la marca que conduzca a una confusión con
otra ya registrada. Dicha disposición legal literalmente dice:
“Artículo
6 bis
…Los
países de la Unión se obligan, bien de oficio, si la legislación del país lo
permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la re
producción, imitación o traducción, susceptibles de crear una confusión, de una
marca que la autoridad competente del país de registro o de uso estimara ser
allí notoriamente conocida ya como marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de una marca notoriamente conocida o una
imitación susceptible de crear confusión con ésta…
…Deberá
concederse un plazo mínimo de cinco años a contar de la fecha del registro para
reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad
de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso…
…No
se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las
marcas registradas o utilizadas de mala fe.”
Al
respecto, en la obra “PROHIBICIONES RELATIVAS” (Oficina Española de Patentes y
Marcas. España, pp., 30 - 33), sobre la marca notoria se explica lo siguiente:
“*Marca Notoria. El
legislador describe a la marca notoria (o nombre comercial) como aquella
generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen la marca o
nombre comercial. Asimismo establece una enumeración a título enunciativo de
baremos que podrían probar la notoriedad de una marca, lo cual quiere decir,
que es un listado abierto, pudiéndose aportar otros elementos de prueba
diferentes. Los elementos de prueba mencionados en el artículo 8, en
concordancia con la interpretación del TJUE del precepto equivalente en la
legislación comunitaria, de acuerdo con la sentencia del TJUE C-375/97 General
Motors son: ...
- Volumen
de ventas.
- Duración.
- Intensidad.
- Alcance
geográfico de su uso.
- Valoración
o prestigio alcanzado.
…A los efectos probatorios oportunos se podrían aportar a la
Oficina de Patentes y Marcas, entre otros, documentos tales como facturas de
venta a clientes distribuidos por todo el territorio español, artículos
aparecidos en medios de comunicación escrita referidos a los productos,
servicios o actividades amparadas por el signo notorio, certificaciones
expedidas por organizaciones empresariales o industriales, galardones o premios
recibidos o documentos que recojan su actividad publicitaria en los diferentes
medios posibles…
…El alcance de la protección de la marca notoria se ceñirá al principio de especialidad, es decir,
abarcará los productos, servicios o actividades amparados por la marca notoria.
Es importante esta matización, porque por el mero hecho de que una marca sea
notoria en un sector determinado no significa que pueda impedir el registro de
otro signo similar al suyo pero para un sector completamente diferente de
suerte que no se genere riesgo alguno de confusión o de asociación, porque lo
contrario supondría el ejercicio de un derecho de manera abusiva…
…Lo anterior justifica que existan marcas similares e incluso
idénticas a otras marcas anteriores pero cuyos ámbitos aplicativos difieren
tanto, que al público no se le genera riesgo alguno de asociación. Incluso se
da el caso de una convivencia registral de marcas idénticas con la
característica de ser notorias en sus respectivos ámbitos aplicativos, como es
el caso de “LOTUS” que es una marca notoria no sólo para coches, sino para
relojes (“LOTUS”) y también para zapatos (“LOTUSSE”)…
…Ejemplo: …
…La marca Hewlett Packard (hp), puede calificarse como una marca
notoria para el sector de los productos informáticos, pudiendo oponerse al
registro de otros signos que guarden similitud con la citada marca y que
pretendan reivindicar un sector aplicativo similar, como pudiera ser el caso de
servicios informáticos. Pero en cambio, podría acceder al registro un signo con
la denominación “HP” para servicios jurídicos, porque dada la disparidad
aplicativa de los signos el público no los asociará, no creerá que se trata de
marcas pertenecientes a un mismo empresario. (STS 27/05/2009 o 19/11/2009 que
permite la coexistencia entre la marca “PIENSOS MUGA” para alimentos de
animales y diversas marcas “MUGA”, notorias en sector vinos, registradas para
vinos y productos de pastelería)…
…*Marca renombrada. El
legislador considera renombrada a aquella marca (o nombre comercial) que sea
conocida por el público en general, superándose de esta manera el principio de
especialidad…
…El alcance de la protección se extenderá a cualquier género de
productos, servicios o actividades…
…Ejemplo: …
…«EL CORTE INGLÉS», «ROLEX», «MERCEDES» o «COCA-COLA» son
ejemplos de marcas renombradas, de marcas que son conocidas por la
generalidad del público y no sólo por el sector comercial concreto en el que
actúan de manera que aunque se soliciten para un ámbito aplicativo
diferente al propio de la marca renombrada, se puede impedir su acceso al
registro con base en esta prohibición…
…*Quinto
Requisito. Conexión o
Aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad
o renombre…
…Será aplicable el artículo 8 objeto de estudio cuando el uso de
la marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados
por la misma y el titular de los signos anteriores notorios o renombrados o, en
general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un
aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la
notoriedad o renombre de dichos signos anteriores. Es decir, será viable la
oposición con base en el artículo 8, cuando del uso del signo solicitado se
produzca cualquiera de las siguientes situaciones, bien una conexión con los
productos, servicios o actividades protegidos por el signo notorio o
renombrado, bien un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter
distintivo o de la notoriedad o renombre. A este respecto, salta a la vista,
que se trata de situaciones con una difícil delimitación, toda vez que será
habitual que una vez que el público consumidor realiza esa operación mental por
la que asocia el origen empresarial de los productos (o servicios o
actividades), simultáneamente se puede estar produciendo un aprovechamiento
indebido o menoscabo de la reputación o notoriedad/renombre del signo…
…En cualquier caso a continuación se analizarán al detalle los
conceptos empleados en la prohibición: …
…*Conexión …
…La conexión o asociación entre las marcas en conflicto tomará en
consideración dos factores, de un lado, el conocimiento de la marca en el
mercado -que será muy alto para el caso de la marca notoria y el más alto para
el de la marca renombrada- y, de otro lado, el grado de similitud de las marcas
y de los productos o servicios designados. La interdependencia entre estos dos
factores es tal, que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios
designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las
marcas y viceversa (Sentencias del Tribunal de Justicia de *** de septiembre de
1998, Canon y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer)…
…El público pertinente o relevante será el integrado por el
consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la
marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (...)” El subrayado es nuestro, el resaltado es del texto original.
En este punto, cabe
acotar que el art. 9 letra d) de la LMOSD, establece como marcas inadmisibles
por derechos de terceros la siguiente:
“No
podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo
cuando ello afecte a algún derecho de tercero, en los siguientes casos:
(…)
d) Si el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o
transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido,
perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera susceptible de causar confusión
o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto
de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio
aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el signo
distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre
dichos bienes o servicios; (…)” El subrayado es nuestro.”
EXAMEN DE SEMEJANZA
“3. DEL EXAMEN DE
SEMEJANZA.
Es
necesario establecer, que la parte demandante alega la prohibición de la
inscripción de la marca por las inconsistencias del referido análisis,
revelándose que sí existe –a su criterio– una similitud confusionista (riesgo
de confusión) entre DEESTONE y BRIDGESTONE, considerando esta última, una marca
notoria.
Con
relación a este punto, en sentencia pronunciada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo –SCA– de fecha 11/IX/2012, referencia 13-2009, se sostuvo que: “[e]l término “semejanza” es un concepto
jurídico indeterminado, porque los límites del referido vocablo no se
encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico. Los doctrinarios Eduardo
García de Enterría y Tomas Ramón Fernández, en su obra Curso de Derecho
Administrativo, al tratar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados
expresan que: “por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por
las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos determinados
delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e
inequívoca; en cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la
ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en
su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto
concreto. La ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos
porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación
rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto
de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser
precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refiriéndose a
supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro
que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias
concretas no admite más que una solución a diferencia de la potestad
discrecional, en el ámbito de los
conceptos jurídicos indeterminados solo una única solución será la justa, con
exclusión de toda. Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados
un caso de aplicación e interpretación de la ley que ha creado el concepto, el
juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la
situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley
permite (...)”. En relación a los conceptos empleados en las disposiciones
transcritas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta Sala ha
manifestado que: “el término IDÉNTICO delimita de una manera precisa e
inequívoca al área de la realidad a que hace referencia (...) por su parte los
conceptos SEMEJANTES Y SIMILARES, se refieren a esferas de realidad cuyos
límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su
naturaleza no admiten una determinación rigurosa, pero que, presentadas en los
casos concretos, deben ser analizadas al margen de la discrecionalidad para
establecer su concurrencia; es decir, encajan en la categoría de conceptos
jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia. En virtud de lo
anterior, la determinación de cuando existe semejanza entre dos nombres
comerciales o una marca, o de cuando los productos, mercancías o servicios son
similares a otros, admite una única solución justa, para cuya determinación
la ley otorga una potestad a la Administración, que como se ha señalado es
judicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la
Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su
aplicación en el supuesto que se le presenta” (el resaltado es nuestro).
Asimismo, la SCA en la sentencia de fecha 31/V/2013, proceso bajo referencia
150-2010, ha establecido que “...para
calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que la marca, como un todo, se
imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser
confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los
distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial. Es así que,
en términos generales, la marca debe apreciarse sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles
considerados de manera aislada o separada, sino
atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los
elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo” (el
resaltado es nuestro).”
RIESGO DE CONFUSIÓN
“4. DEL RIESGO DE CONFUSIÓN.
La autora RODRÍGUEZ LOZA, L.L., (“Confusión Existente entre las Marcas Registrables”, Revista
Electrónica de la Facultad de Derecho, Núm., 13ª, Mayo – Agosto 2014, México,
pp. 40 a 46), sobre los tipos de confusiones de marcas (fonética, ideológica y
visual) y criterios para juzgar la imitación de las mismas explica lo
siguiente:
“Resumen: La confusión existente entre las marcas registrables va a
conducir al público consumidor al engaño o error cuando pretende realizar
alguna adquisición, confiado de que compra el producto original sin obtener la
satisfacción deseada. La confusión puede ser de forma directa, consiste en que
el consumidor adquiere un producto determinado convencido de que está comprando
otro; y la indirecta, cuando cree que los productos tienen un origen común o un
mismo fabricante, al presentarse con el parecido existente entre las marcas
para productos o servicios. La confusión, desde el punto de vista fonético,
consiste en una palabra o frase; ideológico, se refiere a la idea que la marca
proyecta en la mente del consumidor; y visual o gráfico, es la que queda
gravada en la mente del individuo a través del sentido de la vista, al tomar en
cuenta los criterios para juzgar la imitación de marcas (...)
(…) La confusión de las marcas es aquella situación en
la que la mente humana, al visualizar de manera física o imaginaria un producto
o la prestación de un servicio, donde se ostente o involucre una marca conocida
y acreditada por el consumidor, se dificulta la identificación o ubicación
exacta de ésta dentro del mismo contexto del mercado, es decir, de las otras
marcas de su competencia, implica que es debido a la existencia de una marca
idéntica o parecida, la cual provoca duda sobre la procedencia, calidad y, en
general, con respecto a todas las cualidades que han sembrado en el consumidor,
es decir, una preferencia y consecuentemente el interés por adquirir el
producto deseado, proporcionando una retribución justa por el precio que paga
por dicha mercancía (...)
(…) La confusión de marcas existe cuando
se presenta el parecido de los signos distintivos ante el público consumidor,
el que es inducido al error sobre la procedencia de determinados productos o
servicios; como la posibilidad de confundir una marca con otra, es el factor
determinante para declarar la existencia de imitación o confusión existente
entre las marcas, ya sea de forma fonética, ideológica, visual o gráfica.
De esta forma, coexisten clases de
confusión en que la esencia del sistema marcario evita que existan marcas
confundibles pertenecientes a distintos titulares, no sólo perjudica al titular
de la marca que puede perder clientela o ver afectado su prestigio, sino
también al público consumidor que comprará lo que en realidad no quería
adquirir. De esta forma y, por regla general, las marcas deben ser inconfundibles,
claramente distinguibles, de lo contrario habrá confusión cuando el parecido de
éstas provoque que el público consumidor pueda llevarlo al engaño (...)"
CONFUSIÓN FONÉTICA
"…Dentro de este tipo de confusión se encuentran las marcas nominativas, las cuales consisten en un vocablo, una palabra o frase, son las marcas que permiten identificar un producto o servicio mediante una palabra o un conjunto de palabras, o números, susceptibles de leerse y pronunciarse, su importancia radica en que se debe distinguir de forma fonética, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma especie o clase, o bien, es cuando dos palabras se pronuncian o leen de forma similar, en la práctica este tipo de confusión es frecuente, porque el consumidor conserva mejor el recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito…
…Indiscutiblemente, al
determinar la similitud entre marcas, se debe recurrir a la posición del
consumidor, no pensar en una persona que tiene a su vista ambos productos y que
pueda establecer las diferencias entre ellos, sino la situación de que el
comprador puede encontrar el lugar del producto que realmente desea, uno con
similares características de presentación y con una marca que inicialmente le
parece que es la que busca…
…El público no siempre está totalmente identificado con la marca
de su preferencia, sino que puede estar orillado a seleccionar una marca en
particular por recomendaciones de publicidad o alguna compra anterior. Desde
luego, no fija en su mente todos los elementos del producto o servicio, lo que
permite su fácil identificación; verbigracia, una
marca para la cual se pretendió registrar para distinguir cervezas bajo las
siglas T.K.T.; aun cuando de manera visual dicha marca, TECATE, fonéticamente
da una total coincidencia que impidió la concesión del registro…
…El referido tipo de confusión se da cuando una marca es
fonéticamente igual o parecida, la marca al ser pronunciada, el o los sonidos
se confunden con los que se emiten cuando es pronunciada otra marca, esto
provoca que el consumidor asocie o confunda a una con la otra, mientras que en realidad
no tengan vínculo alguno. La confusión fonética es propia de sonidos del habla,
ésta se determinará según el grado de confusión que exista; tomando en cuenta
la pronunciación de las dos palabras, provocando una relación entre estas. Se
hace hincapié en la impresión que causa al sentido del oído y que provoca una
relación o vínculo entre una y otra marca...
…Sin embargo, para determinar la
novedad de una marca, la cual se interpreta como la capacidad o eficacia
distintiva, surge su inconfundibilidad con otras marcas existentes ya
registradas o usadas para los mismos o similares productos o servicios, en
relación con las ya registradas; es tener clasificadas a las marcas y tomar en
cuenta las sílabas de que están compuestas, para dichos fines se consideran las
combinaciones posibles de las vocales, así se definirá en qué grupo encuadrará
la nueva marca y únicamente se hará un examen de fondo a las marcas de dicha
clase (...)"
CONFUSIÓN IDEOLÓGICA
"…A este tipo de confusión se le
conoce como semántica, probablemente sea la menos relevante en su análisis para
determinar si una marca es o no similar en grado de confusión a otra, no por
ello la decisión sobre el grado de similitud entre dos marcas suele ser tan
problemático. En el aspecto ideológico puede constituirse en el punto que
desequilibra la balanza…
…Este último atiende
específicamente a la idea que la marca proyecta en la mente del consumidor, ya
sea por el significado propio del vocablo en nuestro idioma, o por el que
adquiere por su utilización cotidiana, es decir, se da en la mente de un
individuo al comprar dos marcas que, sin ser idénticas, representan en la mente
de dicha persona una idea que relaciona a ambas en virtud de su clase, especie,
reino, raza, destino, propiedad, significado, procedencia, características, uso
o en general cualquier idea, a fin de que provoque una relación mental
involuntaria, verbigracia es el caso de la empresa Hershey, quien cuenta con el
registro de la conocida marca Kisses, con la cual se distingue a los
chocolates, en tal caso, es conveniente que dicha empresa registre como marca
de protección la palabra “besos”, ya que se corre el riesgo de que las
autoridades juzguen que la coincidencia de significados no constituye un
elemento que genere confusión entre éstas, lo que concede a un tercero el
registro de la marca Besos para distinguir el mismo tipo de producto…
…De tal forma, el usurpador se
aprovecha del pensamiento subconsciente del comprador, ya que al pretender
sacar provecho de una marca prestigiada, éste tomará en cuenta y copiará del
signo precedente alguna idea que, sin ser igual, produzca en la mente del
comprador un pensamiento involuntario en el cual se relacionen las dos marcas,
con lo que se obtiene un provecho ilícito…
…Desde luego, si una marca evoca una cosa por su
significado y otra marca manifiesta distinta idea, ya sea por su mismo
significado o porque corresponde a otro tipo de clasificación, desde el punto
de vista intelectual sería difícil relacionarlos a menos que se procediera
hacer un examen minucioso, entonces no habrá confusión ideológica (…)
(…) El contenido
conceptual tiene una importancia fundamental para decidir si existe una
confusión o no; al referirse a las marcas en pugna es porque tal contenido
facilita el recuerdo de la marca, que va a derivar del mismo o parecido
concepto. Hay ciertas palabras que al ser expresadas ante un oyente presentan
la misma representación mental, sin necesidad de efectuar ningún proceso de
asociación, es decir, es una inmediata evocación de la cosa la que puede
producir confusión (…)
(…) En el caso de una palabra en idioma extranjero y su
traducción, las palabras al tener un significado en otro idioma serán
susceptibles de provocar una confusión ideológica con esa otra palabra, como el
ejemplo de la marca de chocolates Kisses, su traducción al español es “besos”,
misma que deberá de registrarse como marca de protección, porque se corre el
riesgo de que se juzgue la coincidencia de significados, lo que no constituye
un elemento que genere confusión entre éstas, así se concede a un tercero el
registro de la marca “besos” para distinguir el mismo tipo de producto…"
CONFUSIÓN VISUAL O GRÁFICA
"…En este tipo de confusión la doctrina y la jurisprudencia establecen la determinación de una posible confusión entre marcas, debe realizarse el análisis de manera global y automática, situándose en una posición similar a la del público consumidor frente a los productos o los servicios distinguidos con las marcas en cuestión. Dicha confusión va a quedar gravada en la mente del individuo a través de su sentido de la vista, ya que han sido analizadas visualmente las marcas en contienda, las características gráficas de ambas crean confusión en la persona…
…En el aspecto gráfico de las
marcas, en contraste con otras, las imitaciones suelen generarse en el diseño
de los empaques, presentaciones o envases de los productos, observándose a
primera vista que las marcas son tan similares que se llegan a confundir.
…Cabe señalar que en la confusión
visual debe tomarse en cuenta las marcas en contienda en su conjunto, además de
atender a su disposición la colocación de letras y formas, las características
de los dibujos y estilos de letras, en general, sus elementos para poder
considerar su distintivo individual, de lo contrario se confundirá, ésta es
causada por la identidad o similitud de los signos, sean palabras, frases,
dibujos, etiquetas. Dicha clasificación obedece a la manera en que se percibe a
la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo…
…La confusión gráfica o visual se
da en las siguientes modalidades: …
…a) Confusión entre denominaciones
(ortográfica)…
…Existe
cuando dos denominaciones son muy parecidas en su composición, la mayoría de
sus letras son las mismas, con pequeñas variaciones creadas artificiosamente
para que no sean idénticas; sin embargo, cuando se trata de denominaciones
simples, es frecuente que se presente la confusión al sustituir o intercambiar
una o dos letras, las cuales harán que se pronuncien de manera distinta, pero
gráficamente serán confundibles, puesto que la mayoría de las letras de la
palabra son idénticas…
…La confusión visual puede ser
provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o
de envases y de combinaciones de colores, más allá de que pueden concurrir en
la confusión ideológica y auditiva. Este tipo de confusión es la más habitual,
se ostenta por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna e influyen
para ello la misma secuencia de vocales, longitud y cantidad de sílabas o
radicales o terminaciones comunes. Cabe mencionar, que toda vez que se
presentan los diseños de las marcas, como la tipografía que se utiliza en las
marcas denominativas, gocen de trazos parecidos o iguales, las letras o los
objetos que los dibujos representan, sean diferentes.
Dentro de la práctica marcaria se ha sustentado el
criterio de que ortográficamente, han subsistido marcas con una o más letras,
las cuales contienen un sufijo o un prefijo que ha caído en el uso común, esto
es, que a través del tiempo hayan permanecido en el comercio marcas que poseen
un elemento principal o secundario que es igual en todas ellas…
…b) Confusión entre dibujos…
Para indagar si existe confusión entre dos dibujos,
hay que tomar en consideración lo siguiente: …
•
Reproducción del elemento principal: si
ambas marcas están constituidas por un mismo elemento predominante, sea cual
fuere su disposición, ambas establecerán en el individuo la contemplación de
una idea semejante.
•
Deformación de elementos: una marca nueva,
que aparentemente no guarda relación ni parecido con otra más antigua, puede
ser confundible cuando con ingenio han sido deformados los elementos del dibujo
o emblema de una marca acreditada y se ha reducido el tamaño de la marca
imitadora, lo que da a la vista del comprador la impresión de que es la misma.
•
Similitud de conjuntos constituidos por
elementos distintos: se muestra cuando elementos del mismo tipo y naturaleza
tienen una disposición tal, que analizados en conjunto, son capaces de
confundir a una persona en su selección entre una marca y otra.
…Para que se configure este tipo de confusión, deberá
existir una representación de una misma idea en las dos marcas; es decir, si la
marca nueva representa en palabras la idea que la marca prestigiada representa
en un dibujo, la confusión existirá…
…c) Confusión entre colores y formas...
•
Por similitud de colorido: existe cuando
dos marcas contienen colores similares que pudieran confundirse respecto a su
intensidad o tonos, así como su parecido lo cual podrá suponer una variación o
alteración de 46 una marca ya registrada al contemplar la marca imitadora.
•
Entre formas materiales: se representa al
aplicarse las características de la confusión de dibujos, de acuerdo con la
materialización de un dibujo puede constituir confusión.
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Entre formas y diseños: es cuando una
marca imita a otra tomando la forma material de la ya acreditada, la cual se
encuentra plasmada en un diseño contenido en una etiqueta que será adherida al
producto.
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Entre formas materiales y denominaciones:
consiste en que una marca toma la forma material de otra que se compone de
letras, adquiere la forma real del significado de la palabra. Se presenta en
relación con los envases, en ocasiones es difícil determinar atento por la
función que cumplen, necesariamente tendrán formas parecidas; por ello se les
ha considerado como signos marcariamente débiles, de un valor secundario,
exigiéndose a los nuevos registros de este tipo una novedad relativa.” El resaltado es del original.”
RIESGO
DE ASOCIACIÓN
“5. DEL RIESGO DE
ASOCIACIÓN.
Asimismo, en la página 47 del estudio antes mencionado
se expuso:
“V. Criterios para juzgar la imitación de marcas…
…De acuerdo con los criterios para determinar si una
marca es parecida o semejante a otra, existen ciertas reglas para su análisis,
así se establece lo que indica la doctrina…
…a) La semejanza hay que apreciarla al considerar la
marca en su conjunto...
…Para estipular la confusión de dos marcas, hay que
realizar una evaluación en ambas y tomar en cuenta que no deben ser divididas
ni analizadas por segmentos, en virtud de que la marca nunca se usará en partes,
sino que el consumidor las elegirá en su conjunto y por la impresión que causen
cada una de ellas en su totalidad, en relación con las que coexistan con ella
en el mercado. Las marcas, cuando se encuentren en esta postura, podrán tener
letras, números o elementos idénticos, esto no significa que éstas se confundan
o carezcan de una característica distintiva aplicadas a productos o servicios
similares…
…Es decir, la marca debe apreciarse en su totalidad
sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos
aspectos, considerados de manera aislada o separada, sino al atender a sus
semejanzas que resulten de su examen global para determinar sus elementos
primordiales que le dan su carácter distintivo.
…b) La comparación debe apreciarse al tomar en cuenta
las semejanzas y no las diferencias...
…Al momento de comparar una marca con otra, hay que
tomar en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre ellas, es
decir, si los elementos semejantes fueran los mismos a los distintivos, se
proporcionará la igualdad plenamente, mientras que el consumidor como el
titular de la marca acreditada será el perjudicado. En otras palabras, el tener
en igualdad a las semejanzas y diferencias, se estará favoreciendo al impostor,
el cual sólo persigue un beneficio indebido a costa de la marca ya acreditada u
obteniendo un enriquecimiento ilícito derivado de una competencia desleal…
…c) La imitación debe apreciarse por imposición, es
decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la
otra…
…Ante tal situación, el consumidor, al elegir un
producto o servicio con una marca determinada, lo hace en función de que en su
mente tiene vagamente fijada la imagen de dicha marca, sin que al efecto pueda
establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de
su predilección y la que legalmente adquiere, ignora si ésta es una simple
imitación de aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y no poder
compararlas.” El subrayado es nuestro.”
DILUCIÓN MARCARIA
“6. DE LA DILUCIÓN
MARCARIA.
Asimismo, en la obra antes citada sobre el
aprovechamiento indebido o dilución del carácter distintivo expone (págs. 34 a
la 37):
“Asimismo será aplicable el artículo 8, cuando el uso de la
marca solicitada, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento
indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre
de dichos signos anteriores…
…Las marcas notorias y renombradas son portadoras del
denominado “goodwill” o fondo de comercio, una buena reputación, una buena
imagen, fruto del buen hacer empresarial de sus titulares. Esta circunstancia
inherente a las marcas notorias y renombradas es más pronunciada en el caso de
estas últimas, pero en ambos supuestos merece una especial protección por parte
del legislador…
…Se trata, por tanto, de evitar una serie de supuestos
perjudiciales para los titulares de los signos notorios o renombrados anteriores,
que se pueden dar de forma aislada o bien de forma conjunta y que son los
siguientes: …
a)
Aprovechamiento
indebido de la notoriedad o renombre ajeno.
…Esta prohibición de registro persigue impedir que un solicitante
de un signo similar o idéntico a la marca notoria o renombrada para los mismos
u otros productos, servicios o actividades se aproveche indebidamente de esa
reputación que ha sido cosechada con esfuerzos económicos y empresariales
considerables. De no aplicarse esta prohibición, el público podría pensar que
los productos, servicios o actividades amparadas por el signo solicitado
comparten las virtudes tan positivas propias de los del signo notorio o
renombrado anterior…
b)
Aprovechamiento
del carácter distintivo.
…El aprovechamiento del carácter distintivo de la marca notoria o
renombrada parte del hecho de que en estas marcas poseen un fuerte carácter
distintivo, suelen ser marcas bien muy originales bien que no siéndolo en
origen, han alcanzado ese carácter fuerte gracias a su uso y a importantes
campañas publicitarias…
…En ocasiones, un tercero puede emplear de forma parasitaria un
signo similar al notorio o renombrado para aprovecharse de su carácter
distintivo eludiendo la ardua tarea de crear un signo original...
c) Menoscabo de la notoriedad o renombre.
…En los casos en los que se use un signo similar o idéntico a un
signo notorio o renombrado anterior para productos, servicios o actividades que
no responden a la altura de la calidad de los amparados por los signos notorios
o renombrados, se producirá un menoscabo de la notoriedad o renombre de los
signos anteriores...
d)
Menoscabo
del carácter distintivo.
…Se producirá un menoscabo del carácter distintivo de la marca
notoria o renombrada o dilución de su carácter distintivo, cuando exista un debilitamiento
de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular
los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se
ha utilizado. Se llega a esta situación por el uso de la marca posterior que
causa una dispersión de la marca anterior de manera que ya no se asocia de
manera tan inmediata a un único empresario o a ciertos productos o servicios
con cierta calidad…
…Nuestro Tribunal Supremo ha declarado la existencia de alguno o
varios de los supuestos en diversas sentencias (SSTS 20/12/2004, 21/01/2008 y
23/06/2009, entre otras)…
…Sobre estos extremos se ha manifestado asimismo la sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya citada, de 27 de noviembre
de 2008, Intel, precisando de manera concreta lo siguiente: …
…*No constituye prueba
suficiente de que con el uso de la
marca posterior se pretenda obtener un aprovechamiento
indebido del renombre o del carácter distintivo del signo anterior o
bien que se pueda causar menoscabo a los mismos, el hecho de que:
- La
marca anterior tenga gran renombre respecto de determinados productos o
servicios.
- Dichos
productos o servicios para los que se registró la marca posterior no sean
similares o sustancialmente similares
- La
marca anterior sea única respecto de cualesquiera productos o servicios y
- La
marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio,
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
…*Constituye prueba
suficiente de que el uso puede causar menoscabo
al carácter distintivo de la marca anterior, el hecho de que como
consecuencia del uso de la marca posterior se ha producido una modificación del
comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para
los que se registró la marca posterior o existe un riesgo serio de que tal
modificación se produzca en el futuro…
…*Una marca de renombre tiene necesariamente carácter distintivo,
adquirido cuando menos por su uso. Por lo tanto, aunque una marca anterior de renombre no sea única, el uso de una marca
posterior idéntica o similar puede debilitar el carácter distintivo de la marca
anterior…
…*No obstante, cuánto más señalado sea el carácter único de la
marca anterior, más fácil será que el uso de una marca posterior idéntica o
similar pueda causar un perjuicio a su carácter distintivo…
…*Cuanto más inmediata y
fuerte sea la evocación de la marca anterior por la posterior, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro de la marca posterior se
obtenga una ventaja desleal del
carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause perjuicio a los mismos…
…C. CONCLUSIONES…
…El artículo 8 de la Ley de Marcas alberga la prohibición
relativa de registro referida a los signos notorios o renombrados. Dicho
precepto confiere una protección reforzada a los titulares de signos anteriores
(solicitados o registrados) por el hecho de ser notorios o renombrados siempre
y cuando se pruebe ostentar tal condición en todo el territorio español o bien
en una parte sustancial del mismo…
…Asimismo aparte de la notoriedad o renombre, el signo solicitado
debe ser similar o idéntico al notorio o renombrado de forma que con su uso
genere bien una conexión con los productos, servicios o actividades de los
renombrados o bien un aprovechamiento indebido o menoscabo de su carácter
distintivo o notoriedad/renombre (…)” El subrayado es nuestro. El resaltado es del original.”