MARCAS
EL
REGISTRO Y LOS REGISTRADORES DEBEN CUMPLIR LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
REGISTRAL, ÉSTOS SON LOS PRINCIPIOS DE ROGACIÓN, PRIORIDAD, TRACTO SUCESIVO,
LEGALIDAD Y PUBLICIDAD
“Por
medio del auto de las diez horas diecisiete minutos del veinte de noviembre de
dos mil diecisiete [folios 225 al 227], se declaró sin lugar la inadmisibilidad
de la demanda solicitada por el Director Ejecutivo del Centro Nacional de
Registros.
IV.
La parte actora argumenta la violación al derecho de propiedad, primero, en
razón que la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Registros, en la
resolución del recurso de apelación, no respetó la cadena de titularidad de las
marcas Marisela [y sus derivados, MARISELA CHOCORROL, en clase 30] y MARINELA,
pues se realizó una fusión entre CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. y GRUPO BIMBO,
S.A. DE C.V., actualmente GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., y ésta no fue
considerada al momento de resolver el incidente de apelación. La sociedad
solicitante, CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., alegó tener derecho inscrito de
las referidas marcas y la autoridad demandada indicó que, a la fecha de emisión
del acto, la referida marca [MARISELA CHOCORROL, en clase 30] no era propiedad
de la solicitante sino que de GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. Además, añade que sus
marcas son notoriamente conocidas y, por ende, las autoridades demandadas
debían inscribir la marca PINGUINOS MARISELA, en la clase 30, sin importar la
inscripción de la marca MARINELA, en clase 30, a favor de R M M y M R M M.
Inicialmente
es viable destacar que, según la resolución de las diez horas diecisiete
minutos del veinte de noviembre de dos mil diecisiete [folio 225 al 227], se
declaró sin lugar la inadmisibilidad de la demanda solicitada por el Director
Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, en razón que, al analizar la
documentación con la que se acreditaron los apoderados generales judiciales de
GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., se constató que existió una fusión que absorbió a
CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. en GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, y posteriormente se modificó a GRUPO BIMBO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL
DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., existiendo un
interés legítimo para interponer la demanda ante esta sede. Aclaración
necesaria, pues el objeto de la discusión linda con dicha situación, y tal
resolución reconoce la legitimación que tiene la sociedad demandante para
ejercer la acción contencioso administrativa.
En
el presente caso, se debe examinar si el Director Ejecutivo del Centro Nacional
de Registros actuó apegado a derecho y respetó, en el incidente de apelación
que tramitó, la cadena de titularidad de la marca MARISELA CHOCORROL, clase 30.
Según
folio 1 del expediente administrativo llevado por el Registro de la Propiedad
Intelectual, la solicitud de inscripción de PINGUINOS MARISELA fue presentada
el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cuatro por el abogado
Roberto Romero Pineda, apoderado especial de CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. A
folio 11 del mismo expediente, se encuentra la primera resolución impugnada de
las diez horas treinta y seis minutos del veintitrés de diciembre de mil
novecientos noventa y seis, emitida por el Registro de la Propiedad
Intelectual, en la cual se declaró sin lugar la solicitud de inscripción de la
referida marca, en cuanto existía una marca semejante [MARINELA], inscrita
desde el diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, bajo el
número ***, del libro *** de marcas, a favor de R M C y traspasada a favor de
sus herederos testamentarios, señores R M M y M R M M. Destacando dicha
resolución que la referida marca «(...)
es usada y sirve para distinguir los productos que elabora la Empresa (sic)
denominada “PAN LIDO, S.A.” y se distribuyen en todo el país y en Centro
América; en consecuencia, puede ser calificada como marca notoriamente conocida
de conformidad con lo que estipula el Art. (sic) 6 Bis del Convenio de Paris».
Resolución notificada a la sociedad solicitante, según vuelto del folio 11, el
veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y siete.
CENTRAL IMPULSORA, S.A.
DE C.V. impugnó tal decisión en apelación, el diecinueve de marzo de mil
novecientos noventa y siete. Siendo admitido, según folio 13 del expediente del
Registro de la Propiedad Intelectual, el diez de octubre de mil novecientos
noventa y siete, notificada la admisión, según el vuelto del referido folio, el
diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho.
Según el documento de poder
presentado en esta sede por los apoderados de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., la
fusión realizada entre CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. y GRUPO BIMBO, S.A. DE
C.V. fue efectuada el once de diciembre de dos mil dos, indicando la
subsistencia de GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. por absorción de la primera de las
sociedades. Destacando que ambas sociedades eran originarias del país de
México. Dicho poder fue inscrito en el Registro de Comercio de El Salvador,
según documento presentado por los apoderados de la parte actora, el dieciséis
de noviembre de dos mil siete [folios 10 al 18].
Según el expediente
administrativo, el incidente de apelación no tuvo impulso alguno si no hasta el
diecinueve de marzo de dos mil siete [folio 36], cuando el doctor Roberto
Romero Pineda presentó un escrito al Director Ejecutivo del Centro Nacional de
Registros, en el que ratificó lo actuado por la abogada que intervino en el
recurso de apelación y pidió que se tuviera por legitimada su personería con
base al «(...)poder otorgado a mi favor y de otros profesionales e inscrito al
número *** del Libro *** de Otros Contratos Mercantiles del Registro de
Comercio, y que en aplicación del Artículo (sic) 13 númeral 4° de la Ley del
Registro de Comercio, puede ser consultado por su digna autoridad».
De
folios 4 al 6 del expediente administrativo llevado por el Registro de la
Propiedad Intelectual se encuentra el poder con el cual se dio intervención al
doctor Romero Pineda, y consta que fue otorgado en la ciudad de Mexico,
Distrito Federal, a las catorce horas del diez de enero de mil novecientos
noventa, a su favor y de otro, por CENTRAL IMPULSORA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE.
Evidentemente,
a la fecha del escrito presentado por el doctor Romero Pineda, diecinueve de
marzo de dos mil siete, la fusión entre CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. y GRUPO
BIMBO, S.A. DE C.V., en el país de México, ya había sido realizada, sin
embargo, el referido profesional no demostró ni comunicó la misma en sede
administrativa; por tanto, el Director Ejecutivo, de conformidad con el
artículo 13 ordinal 4° de la Ley del Registro de Comercio, señalado por el
apoderado de la sociedad apelante, en apego al principio de legalidad, dio
intervención al referido profesional, en la calidad que manifestó: apoderado de
CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V.
Ante
la solicitud efectuada por el apoderado especial de CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE
C.V., el colaborador jurídico de recursos administrativos del Centro Nacional
de Registros solicitó un informe a la Coordinadora de Marcas y otros Signos
Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial sobre el «(...) estado jurídico actual en que se
encuentran las diligencias de registro de la marca “MARISELA CHOCORROL”, con
número de expediente 3930-94» [folio 37 del incidente de apelación]. A folio 37
vuelto del incidente de apelación, se encuentra un informe del Registro de la
Propiedad Intelectual, departamento de Marcas y otros Signos Distintivos, de
las nueve horas cinco minutos del veintitrés de julio de dos mil siete, en el
cual se declara que «(...) la marca “MARISELA CHOCORROL” para la clase 30, con
número de expediente 3930-94, se encuentra inscrita desde el día dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y ocho al número *** del Libro *** de
Inscripción de Marcas, vigente hasta el dieciocho de diciembre de dos mil ocho,
a favor de CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C. V.; marca que fue traspasada a favor
de GRUPO BIMBO, S. V. (sic) DE C. V., según consta al número *** del libro ***
de Resoluciones Definitivas(...)»
Según
el artículo 1 de la Ley de Registro de Comercio, el Registro y los
registradores deben cumplir los principios generales del derecho registral,
éstos son los principios de rogación, prioridad, tracto sucesivo, legalidad y
publicidad. Específicamente, los inciso seis y siete desarrollan el principio
de tracto sucesivo de la siguiente manera: «Principio
de tracto sucesivo: en virtud del cual, en el Registro se inscribirán, salvo
las excepciones legales, los documentos en los cuales la persona que
constituye, transfiera, modifique o cancele un derecho o un acto jurídico, sea
la misma que aparece como titular en la inscripción antecedente o en documento
fehaciente inscrito. De los asientos existentes en el Registro, relativos a una
misma sociedad o a una misma empresa mercantil, deberá resultar una perfecta
secuencia y encadenamiento de los derechos registrados, así como la correlación
entre las inscripciones y sus modificaciones, cancelaciones y extinciones».
El
Director Ejecutivo estableció en la resolución controvertida que: «(...) Según informe remitido por el
Registro de la Propiedad Intelectual en fecha veintitrés de julio de dos mil
siete, la marca MARISELA CHOCORROL, para la clase 30, se encuentra inscrita y
vigente al número ***del Libro (sic) *** de Inscripción de Marcas, a favor de
CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C. V., siendo traspasada dicha marca a favor de
GRUPO BIMBO, S.A. DE C. V. según consta al número *** del libro*** de
Resoluciones (sic) Definitivas (sic), por lo cual el titular de dicha marca no
es CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C. V Por lo anteriormente expuesto la resolución
venida en apelación es conforme a derecho y procede decretar su confirmación»
[folio 39 frente del expediente administrativo llevado por la Dirección
Ejecutiva]. Es decir, que verificó el tracto sucesivo de la marca MARISELA
CHOCORROL, en clase 30, y a esa fecha CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V. no era la
actual propietaria. En ese sentido, el Director Ejecutivo no debía estimar el
argumento planteado.
Tal
como se ha expresado con anterioridad, de los documentos mediante los cuales
los apoderados de GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., legitimaron su personería en
esta sede, se concluye que a la fecha de la resolución emitida por el Director
Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, nueve de octubre de dos mil nueve, ya
se había efectuado la fusión entre las sociedades CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE
C.V. y GRUPO BIMBO S.A. DE C.V., sin embargo, tal pacto fue realizado fuera del
país [Ciudad de México], no siendo posible que el mencionado Director lo
conociera porque no constaba en el expediente administrativo. Incluso, el
abogado de CENTRAL IMPULSORA, S.A. DE C.V., posterior a la fusión realizada,
pidió a la autoridad demandada que tuviera por legitimada su personería con el
poder otorgado en el extranjero, a pesar que la sociedad había sido absorbida
y, lógicamente, ya no podía ser representada con dicho instrumento. En tal
sentido, el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros, ante la
imposibilidad de conocer la fusión efectuada, por haberse realizado en el
extranjero, debía tener en cuenta la situación registral de la titularidad de
la marca; ya que quien aparece corno titular era GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V.; en
consecuencia no podía concluir ni decidir teniendo en cuenta la referida
fusión. De ahí, pues, la referida autoridad no vulneró el derecho de propiedad
de la manera que manifiesta la parte actora.
La
parte actora indicó que el Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registros,
con la decisión controvertida había violentado los artículos 28, 29, y 30 del
Convenio de Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad
Industrial, en cuanto no se había respetado la cadena de titularidad de la
marca, sin embargo, como ya se estableció la autoridad demandada no tuvo
oportunidad de conocer de la fusión, y considerarla a efecto de decidir, por lo
que, no existe la violación de los artículos señalados.”
CLASIFICACIÓN DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS
“Por
otra parte, la demandante señala que la marca PINGUINOS MARISELA registrada a
su favor en la ciudad de México es una marca notoriamente conocida. Señala que
es un hecho notorio la existencia de GRUPO BIMBO, S.A. DE C.V. y del uso de sus
marcas MARISELA CHOCORROL y MARISELA, no obstante, la autoridad demandada no
respetó la obligación reflejada en el artículo 6 bis del Convenio de París.
Señala también que la inscripción de la marca MARINELA en El Salvador,
realizada el diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y siete, bajo el
número ***, del libro *** de marcas, a favor de RMC y traspasada a favor de sus
herederos señor R M M y M R M M, es irrelevante, ya que la marcas PINGUINOS
MARISELA, MARISELA CHOCORROL y MARISELA, en clase 30, denotan notoriedad, a su
favor, en este país. A su vez señala que en apegó a la protección regulada en
el mencionado artículo 6 bis, la marca MARINELA fue inscrita de mala fe por
terceros, y por ende, no imposibilitaba la inscripción pedida, debiendo aplicar
el artículo 66 letra f) del Convenio Centroamericano para la Protección de la
Propiedad Industrial.
Dicho
argumento se divide en dos aspectos, el primero, indica que la marca Marisela,
inscrita a favor de la sociedad demandante en distintas clases, es notoriamente
conocida y, en apego a la protección del artículo 6 bis del Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, debió inscribirse la marca que
pretende. El referido artículo establece: «1)
Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del
país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que
constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear
confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del
uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación
susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo
de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de
dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el
cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para
reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe».
La
protección regulada para las marcas o signos se refuerza cuando existe una
categoría de signos que, debido a su éxito, logran un amplio conocimiento tanto
del consumidor como de los sujetos distribuidores del mismo. Así, el artículo 2
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina la existencia de
signos distintivos, signos distintivos notoriamente conocidos y signos distintivos
famosos; y así establece que Signo distintivo es cualquier signo que constituya
una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial,
un emblema o una denominación de origen. Por otra parte, define al Signo
distintivo notoriamente conocido como un signo distintivo conocido por el
sector idóneo del público, o en los círculos empresariales afines al mismo,
como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en
el país o como consecuencia de la promoción del mismo. Finalmente, define al
Signo distintivo famoso de la siguiente manera: “Aquel signo distintivo que es
conocido por el público en general, en el país o fuera de él”.”
NOTORIEDAD ES UN GRADO SUPERIOR AL QUE LLEGAN POCAS MARCAS,
IMPLICA UN NIVEL DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PÚBLICO QUE SÓLO ES CONSECUENCIA
DEL ÉXITO QUE HA TENIDO EL PRODUCTO O SERVICIO QUE LAS MARCAS DISTINGUEN
“Debe
aclararse que la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas. Es
una aspiración que los titulares marcarios siempre tienen. El lograr esa
condición implica un nivel de aceptación por parte del público que sólo es
consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas
distinguen.”
CRITERIOS
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA NOTORIEDAD DE UNA MARCA
“La
determinación del sector idóneo del público consumidor de una marca notoria es
importante por cuanto permite conocer si una marca es en realidad conocida por
el tipo de consumidor al que va dirigido el producto.
Esta
Sala a sostenido que: «Los criterios para
la determinación de la notoriedad de una marca pueden ser: i) el grado de
conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;
ii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización
de la marca -principio de territorialidad-; iii) la duración, la magnitud y el
alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad
o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o
servicios a los que se aplique la marca -principio de territorialidad-; iv) la
duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o , cualquier solicitud
de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el
reconocimiento de la marca; v) la constancia del satisfactorio ejercicio de los
derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido
declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes; vi) el
valor asociado a la marca; y, vii) el volumen de ventas o cuota de mercado»
[sentencia con referencia 318-2008 de las once horas treinta y un minutos del
treinta y un de agosto de dos mil quince].”
CONDICIÓN
DE NOTORIEDAD DEBE SER DEMOSTRADA POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN DE
UN SIGNO O MARCA
“Para
que una marca sea notoriamente conocida se debe probar tal calidad para que la
protección reforzada de la que gozan surta plenos efectos. En tal sentido, la
carga de demostrar dicha calificación es de quien la alega. En nuestra
legislación no se regula procedimiento alguno para declarar la notoriedad de
una marca o signo, por lo que tal condición debe ser demostrada por medio del
procedimiento de oposición de un signo o marca, en el cual se demuestre la
notoriedad por medio de los parámetros antes establecidos.
La
letra d) del artículo 9 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
establece la protección respecto de las marcas notoriamente conocidas. «No podrá ser registrado ni usado como marca
o como elemento de ella, un signo cuando ello afecte a algún derecho de
tercero, en los siguientes casos: d) Si el signo constituyera una reproducción,
imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido, perteneciente a un tercero, cuando su uso fuera
susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero o un
aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier
producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados
por el signo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una
conexión entre dichos bienes y servicios».
En
conclusión, para hacer valer la calificación de notoriamente conocida de una
marca, esta calidad debe ser declarada como tal. En el presente caso, la
sociedad actora manifiesta que la marca PINGUINOS MARISELA es notoriamente
conocida, no obstante, no ha demostrado que tal marca esté previamente
registrada. Insiste, la parte actora, en que las marcas MARISELA y MARISELA
CHOCORROL, ambas en clase 30, son notoriamente conocidas; pero es evidente que
las referidas marcas que respecto de las que aduce tienen dicha calidad no
coinciden plenamente con la que pretende inscribir; en tal sentido, aunque las
marcas que manifiesta sean notoriamente conocidas, estás no conceden a la marca
PINGUINOS MARISELA la protección que la parte actora aduce está regulada en el
artículo 6 bis del Convenio de París, porque tal normativa denota protección
especial para las marcas que gozan de tal cualidad [notoriamente conocidas]. En
tal sentido, no se vulnera el derecho de propiedad de la manera que alega GRUPO
BIMBO, S.A.B. DE C.V.
El
segundo aspecto que concierne a la parte actora indica que la marca MARINELA
fue registrada de mala fe por terceros sin autorización. Al respecto, debe
aclarase, en primer lugar que, dicha marca está inscrita desde el diecisiete de
agosto de mil novecientos sesenta y siete, bajo el número ***, del libro*** de
marcas, a favor de RMC y traspasada a favor de sus herederos señor R M M y M R
M M. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la impugnación del acto de
inscripción de la marca MARISELA debe ser verificada en un procedimiento
diferente al que se inició con la inscripción de la marca PINGUINOS MARISELA,
en consecuencia esta Sala se encuentra inhibida de conocer el argumento
planteado, pues los actos impugnados en el presente proceso deniegan la
inscripción de la referida marca, no así, la inscripción de la marca semejante
destacada por la autoridad demandada. De ahí que, las autoridades demandadas no
ha vulnerado los artículos 6 bis del Convenio de París y el 66 letra f) del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial de la
manera en que expresa la parte actora.”