PROCESO DE NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA
LA MARCA REGISTRADA CONFIERE A SU
TITULAR UN DERECHO EXCLUSIVO QUE EN SU VERTIENTE NEGATIVA, LE PERMITE PROHIBIR
QUE CUALQUIER TERCERO UTILICE EN EL TRÁFICO ECONÓMICO UN SIGNO IDÉNTICO O
SIMILAR AL SUYO
"5.1)
EL PUNTO DE APELACIÓN, según
se extrae del libelo recursivo, estriba primordialmente en que hubo errónea valoración de la prueba por parte de la juzgadora,
infringiendo lo dispuesto en los Arts. 7 Inc. 2°, 510
N° 2o, 511 Inc. 2o CPCM., y 14 LMOSD.
Inicialmente, debemos partir de la argumentación de la
sentencia recurrida, expresando que el punto medular por el cual la operadora judicial estimó la pretensión contenida
en la demanda, fue debido a que la marca CHIKUNDENG OFF tiene como terminación
radical el vocablo OFF, que coincide con el nombre de la marca del demandante,
pero es preciso reparar si ello es un elemento significativo, y si las marcas
visualizadas como un todo pueden generar confusión en el consumidor. Para el caso,
debe advertirse además que sus tipografías son coincidentes en cuanto al último
vocablo.
La operadora judicial estimó que el
elemento común entre ambas marcas (vocablo OFF) si puede llegar a generar
confusión entre los consumidores, por cuanto la marca del demandante es un solo
vocablo que se encuentra subsumido dentro de la marca de la demandada,
anteponiéndole una palabra que reafirma la evocación que tiene dicha marca CHIKUNDENG
OFF, aclarando que la probabilidad de confusión, no exige demostrar una concreta
situación, sino el que la semejanza de los signos confrontados sea de tal forma
que pueda inducir al público a error.
La parte apelante alega, que se hizo una errónea valoración de la
prueba al tener por establecido únicamente el uso de la marca CHIKUNDENG OFF y
considerar suficiente para estimar la nulidad, pues se inobservó el Art. 14
LMOSD., al momento de analizar la marca, sin perjuicio de no tener los
elementos técnicos para realizar dicho análisis.
A causa de esta errada
valoración, se cometió un yerro en cuanto a los hechos que tuvo por probados,
ya que razonó su fallo con base a aspectos subjetivos respecto a que se tuvo
por probado el riesgo de confusión entre las marcas objeto del presente
proceso, sin tener en cuenta que no se dio prueba idónea y conducente donde
participen los consumidores para tener por sentado tal extremo procesal.
Así las
cosas, el punto a
dilucidar se circunscribe en establecer si existe o no el riesgo de confusión
en el consumidor para determinar si es procedente o no estimar la nulidad
solicitada.
5.1.1) Al respecto, la marca es
una creación humana producto del ingenio y la creatividad, cuya introducción al
intercambio de bienes y servicios en el mercado mediante su asignación
distintiva a un producto o servicio, la torna económicamente activa
trascendiendo en el comercio en sí, volviéndose jurídicamente protegible.
Así,
la marca es el mecanismo para la identificación de productos y servicios, que
permite además elegir éstos a través de su individualización, haciendo posible
que la oferta de los productos de una misma clase sea transparente para el
consumidor. Mediante la identidad marcaria, el empresario logra captar la
clientela por la calidad de los mismos, de tal forma que el derecho marcario
constituye un elemento esencial del sistema de competencia en un mercado.
Es por ello
que, la función esencial de
una marca o nombre comercial, es distinguir los productos, servicios o
establecimientos de los otros, es decir, es el elemento que permite que los
consumidores puedan identificar y escoger el de su preferencia. Este distintivo
es un instrumento de competencia, a través del cual los comerciantes buscan
atraer a los clientes y para esto llevan a cabo acciones para darlo a conocer.
Se trata de obtener un distintivo que logre llamar la atención del público y es
en esta elección y frente a un conflicto marcario donde la mala fe podría jugar
un papel determinante.
5.1.2) Existe una característica esencial que debe reunir un signo para poder
ser registrado como marca, el cual es, su aptitud distintiva, y de este modo,
poder diferenciar las mercancías o servicios de un empresario con respecto a
los de otro.
Esto es de una importancia fundamental, pues existen
términos, figuras y formas que pueden resultar genéricos o usuales y, por
tanto, son inapropiados para distinguirlos, a los cuales se le suelen atribuir
cuatro funciones, todas ellas estrechamente ligadas entre sí. Estas son: la
indicadora de procedencia, la de calidad, la de prestigio, y la
publicitaria.
5.1.3) Cabe aclarar, que la marca registrada
confiere a su titular un derecho exclusivo que en su vertiente negativa, le
permite prohibir que cualquier tercero utilice en el tráfico económico un signo
idéntico o similar al suyo. Éste ejercicio, por supuesto, no se puede ejercer
contra cualquier signo que se use en el mercado sin consentimiento del titular,
sino sólo contra aquellos cuya identidad o semejanza con una marca
anteriormente solicitada para registro o ya registrada, sea capaz de inducir
al público a error. Estamos, de
este modo, ante otro de los principios fundamentales del derecho de marcas, el
cual es el riesgo de confusión.
Es de señalar
que, dicho riesgo es abstracto, pues no es necesario demostrar una concreta
situación, sino que será suficiente verificar, a partir de una comparación de
los signos y productos en conflicto, la aptitud para generar confusión en el
mercado, no se exige probar la existencia de una verdadera confusión en el
consumidor, sino la posibilidad de la misma.
Y es así, que
para determinar el riesgo de confusión habrá que considerarse todos los
elementos en juego, debiendo aportarse al proceso, los datos que permitan
identificar al sector
del público que conoce la marca con los productos o servicios que la misma
abarca, pasando por la percepción del consumidor medio, los canales de
comercialización; e indudablemente
también se debe de analizar las similitudes, identidades visuales, fonéticas y
conceptuales, entre los productos de las marcas comparadas.
5.1.4) Ahora
bien, es imprescindible manifestar que en el
ejercicio mental de apreciación de la prueba, están implícitas dos actividades
intelectuales que deben ser claramente diferenciadas, siendo éstas la
interpretación y valoración de la prueba.
Así, la interpretación es una operación que
consiste en la representación de los hechos a través del medio probatorio
propuesto; en tanto la valoración es su resultado, radicando en
establecer el valor concreto que debe atribuirse al mismo en la producción de
certeza, lo que importa una decisión sobre su credibilidad. Nuestro sistema de
valoración es mixto, pues combina armónicamente algunas reglas legales, con la
sana critica.
5.1.5)
En el caso de autos, la controversia se
centra en probar la pretensión de nulidad de la inscripción registral de la
marca “CHIKUNDENG OFF,” inscrita al número 193, libro 259, folios 397 del Registro de Propiedad
Intelectual, con fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, a favor de la demandada
sociedad [...] .,
donde la palabra OFF, sirve para
identificar productos de tipo: farmacéuticos, de higiene para medicina, sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos,
material para empastar dientes e improntas dentales y desinfectantes de clase
05 de la clasificación de Niza, según la certificación literal del asiento de
la inscripción de marca que consta a fs. […].
En ese orden de ideas, se estima que un derecho se
ejercita cuando se usa, se disfruta y dispone de él frente a terceros, es
decir, toda vez que se realiza su contenido, pero dicho ejercicio no puede ser
absoluto; si así fuese podría llevarse a cabo en detrimento de los demás,
contrariando la buena fe y la equidad, por lo que con su limitación se persigue
evitar precisamente esas consecuencias.
En ese contexto, se sostiene que el ejercicio de un derecho subjetivo es
contrario a la buena fe, no sólo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva
o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino
también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen en
este caso, infringir las reglas respecto al uso de marcas en el comercio.
Si bien la prueba de la confusión en la mente del
consumidor, es una circunstancia que no puede ser captada fácilmente, lo cierto
es que ésta puede acreditarse indirectamente por medio de indicios de carácter
decisivo, para que con dichos antecedentes produzcan un argumento sólido que
convenza al Tribunal de que efectivamente ha existido una conducta determinada
que pueda catalogarse contraria a derecho.
5.1.6) Es viable acotar que en la sentencia recurrida, se realizó por parte de la juzgadora,
una valoración de la prueba aportada, en la cual se expresaron factores
pertinentes que caracterizan la relación entre las marcas en disputa,
detallando para cada apartado el análisis de la prueba aportada:
a) En el romano
II), numerales 2 y 3, respecto a la pretensión de que se declare la existencia
de la nulidad marcaria, se valoró la prueba documental consistente en: fotocopias certificadas por notario del
certificado de renovación del registro de la marca OFF a favor de S.C. JOHNSON
& SON. INC., inscrita al número [...] del Libro [...] de marcas;
certificación extendida por el Registro de Propiedad Intelectual del asiento de
la marca CHIKUNDENG OFF, inscrita al número [...] del LIBRO [...].
b) En relación al
numeral 5 se valora el Peritaje realizado por el licenciado […], referente al cotejo
marcario entre las marcas OFF y CHIKUNDENG OFF, manifestándose dentro de las
conclusiones de su informe, que la marca OFF se encuentra inscrita desde 1979, lo cual establece que es
anterior a la marca CHIKUNDENG OFF, por
lo que OFF posee prioridad registral; por consiguiente, tiene un derecho
preferente; y en el numeral 9), un reporte de antecedentes fonéticos de la marca
OFF, en el cual se puede observar un listado de marcas que tienen diferentes
porcentajes de similitud fonética con la misma, acreditándose con dicho reporte
que la marca CHIKUNDENG OFF tiene un porcentaje de similitud del 45%, y que la
marca OFF coexiste con otras marcas con las que tiene un mayor grado de
similitud fonética, como OFF de Laboratorios Menarini (100%), MU-OFF (77%),
OFEV (68%), OFLAM (62%), etc.
La operadora de justicia, aclaró que la marca MU-OFF,
cuyo titular es Laboratorios Menarini, S.A., que tiene un alcance fonético con
la marca OFF de 77%, y se encuentra inscrita, muy a pesar de la oposición por
la ahora demandante."
IMPOSIBILIDAD DE ACREDITAR POR ACTA NOTARIAL EL USO
COMERCIAL DE LA MARCA INSCRITA Y ESTABLECER EL RIESGO DE CONFUSIÓN
"c) Y
finalmente en el numeral 8), se valora el acta notarial levantada ante los
oficios de la notario Ana Marcela Canjura Ramos, de fecha doce de enero de dos
mil diecisiete, a efecto de acreditar la forma en que se usa la marca
CHIKUNDENG OFF en el comercio. Al respecto, cabe aclarar que en ese documento se
hace constar que dicha notario, a petición del solicitante, ingresa a un sitio
web y encuentra publicidad de la aludida marca, lo que generó duda en la operadora
de justicia, sobre si el dominio al que ingresa efectivamente es existente y a
quien corresponde, pues tal diligencia la practica sin la asistencia de un
técnico informático, que se entendería sería el idóneo para aclarar los
referidos puntos.
5.1.7) Y es que, la
mera similitud gráfica y ortográfica o fonética, que poseen las marcas cuando
se usan en el comercio, no es suficiente para que de forma automática se arribe
a la conclusión que estamos en presencia del riesgo de confusión, pues para
ello, es necesario recurrir a otros medios probatorios que sean capaces de
comprobar de manera pormenorizada, y basados en elementos objetivos, que tal
semejanza es suficiente para confundir al consumidor, lo que no ocurrió en el
presente caso."
VALORACIÓN ERRÓNEA DE PRUEBA SE CONFIGURA AL NO CONTAR CON EL
MEDIO IDÓNEO PARA FIJAR LA EXISTENCIA DE CONFUSIÓN ENTRE MARCAS Y LA FALTA DE
ESTUDIO DE MERCADO A LOS CONSUMIDORES
"5.1.8) Lo anterior se evidencia con el mencionado reporte de antecedentes fonéticos
de la Marca OFF; de fs. […], referente al cotejo marcario entre las marcas con
denominación OFF y CHIKUNDENG OFF, por lo que es
pertinente retomar el aspecto referido al valor probatorio del mismo,
contrastando dicha documento con el acta notarial realizada ante los oficios de
la notario […], con la cual la servidora judicial estableció que se acreditó el uso que se le da a la
marca CHIKUNDENG OFF en el comercio, y que está siendo usado para un producto
concreto: repelente para insectos.
Al analizar ese
tipo de valoración, los suscritos consideramos que no se configura como el medio idóneo
para fijar la existencia de confusión entre ambas marcas, en virtud que para
ello debe llevarse a cabo además, un estudio del mercado al que se dirigen
ambos objetos, y las posibles implicaciones en las decisiones de los
consumidores a la hora de pretender adquirirlos, lo que escapa de la pericia de
la juzgadora; y si pese a ello, se hubiere llegado a afirmar que existe riesgo
de confusión, esto no es suficiente para acreditar ese punto, pues se estaría
probando la pretensión de la parte actora basada en un medio probatorio derivado
únicamente de la actividad basada en un acta notarial que no determina de
manera concluyente las consecuencias del uso del vocablo OFF en el público
consumidor, que es el susceptible de ser confundido."
LA COMPETENCIA DESLEAL AFECTA DIRECTAMENTE A UN COMPETIDOR Y NO
NECESARIAMENTE AL MERCADO DE QUE SE TRATA
"5.1.9)
Por su parte, en el
derecho mercantil no todo acto de imitación es ilícito. En cambio, sí es
contrario a derecho cuando se trata de una imitación desleal o, tratándose del
derecho de marcas, cuando ella genera un riesgo de confusión con una marca
previamente registrada.
De ahí que los efectos producidos por la competencia desleal, afectan
directamente a un competidor y no necesariamente al mercado de que se trata. No
obstante, cabe aclarar que, en algunos casos, si el comerciante desleal goza de
posición de dominio en dicho mercado, es posible que tal conducta pueda
limitar, impedir o restringir en forma significativa la competencia, en cuyo
caso no solo se verán afectados los derechos económicos del competidor, sino
los intereses de la colectividad, siendo tal conducta susceptible de tutela.
La acusación de desleal, radica en la forma de ofrecer un producto en el
mercado que genera, en la representación mental del potencial consumidor, un
riesgo de confusión con otro comercializado con anterioridad.
El principio expresado es denominado
imitación libre, el que tiene como excepciones: que la creación esté amparada
por un derecho reconocido por la Ley; que la misma resulte idónea para generar
la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte
un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo
inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación;
o que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a
un competidor su afirmación en el mercado, excediendo de lo que pueda reputarse
una respuesta natural del mercado. Pues bien, habida cuenta del planteamiento
del motivo, el tema litigioso queda reducido a si en la imitación afirmada
concurre el supuesto de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.
5.1.10)
Al respecto, el Inc. 1°
del Art. 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, expresa en el
literal e), que el registro de una marca confiere a su titular el derecho
de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de
los actos siguientes: usar en el comercio un signo idéntico o similar a la
marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar
confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando
entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.
En esa línea de pensamiento, la
protección marcaria estriba principalmente en el privilegio que el ordenamiento
jurídico le brinda a aquel que tiene inscrita su marca, para que la explote
exclusivamente en su provecho, mediante una especie de monopolio, evitando que
otros se aprovechen ilegalmente de su valor en el mercado, en función de un
producto determinado y de quien lo fabrica y/o comercializa. Se supone que la
marca ha sido objeto de una constante introducción en el mercado donde ha sido
expuesta, a través de diferentes tipos de estrategias para lograr cierta
reputación y preferencia en el consumidor.
En concordancia con lo expuesto, solo la
reproducción o imitación de la marca registrada genera un vocablo idéntico
o similar, en los que estamos ante signos idénticos
utilizados para designar los mismos productos (insecticidas), pero donde la existencia
de factores secundarios de diferenciación ajenos a la realidad registral, como
por ejemplo el precio, la calidad o el lugar de venta, hacen estrechamente difícil afirmar que el
consumidor sea inducido a error."
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO REGISTRAL
MARCARIO OTORGADO A LOS BIENES DEBE ENCONTRARSE DETERMINADA, NO PUDIENDO ESTABLECERSE RESERVAS RESPECTO A VOCABLOS DE USO COMÚN PARA EL CONSUMIDOR
"5.1.11)
El análisis realizado
respecto a la comprobación del riesgo de confusión por parte de la jueza de
primera instancia, por lo cual considera que es procedente la nulidad de la
marca perteneciente a la sociedad demandada no se encuentra conforme a derecho,
ya que la falta de prueba del riesgo de confusión, excluye que la marca CHIKUNDENG OFF, propiedad de la
sociedad [...], sea una imitación de la marca OFF, perteneciente a la sociedad
demandante hoy apelada, S.C. JOHNSON
& SON INC.; ello en virtud que se trató de establecer la similitud
entre ellas, e incluso el uso de la misma en el comercio, pero no se vertió
prueba alguna de la imitación del
producto amparado con la marca demandante, por medio del único conglomerado
susceptible de ser confundido, es decir, el consumidor.
En ese sentido, es procedente demarcar
que el literal “e)” del Art. 10 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
dispone como requisitos para la inscripción de una marca, que dentro de la
solicitud de registro, se haga relación a las reservas respecto del tipo de
letra, color, combinación de colores, diseños o características de la marca, en
la misma disposición en que aparezcan en el modelo, cuando fuese el caso,
prescribiendo que las reservas que se formulen sobre elementos que no aparezcan
en el modelo carecerán de valor, y por otra parte, no pueden establecerse
reservas respecto a vocablos de uso común para el consumidor, ya que tal
situación devendría en la limitación excesiva del lenguaje.
Es por ello, que debe tenerse en cuenta
que para poder acogerse a la protección que el derecho registral marcario
otorga a los bienes protegidos por él, debe encontrarse plena, concreta y
específicamente determinada en cuanto a las circunstancias antes relacionadas.
5.1.12)
Como puede advertirse,
cuando se alega que existe o puede existir riesgo de asociación o confusión
marcaria, este impacto debe apreciarse
de su exposición frente a quien se supone es el que elige y prefiere un
producto o servicio identificado mediante una marca, y es en ese punto que
radica la verdadera prueba de la pretensión de nulidad por violación marcaria.
En ese mismo sentido, no puede suponerse que exista la misma cuando no se
establece con precisión mediante la prueba apropiada, en el caso del riesgo de
confusión o asociación, que dos productos de la misma clase pero de diferentes
marcas y productores, por sus similitudes afecten la capacidad general promedio
de elección de los consumidores, quienes creen que ambos son lo mismo, tanto en
su identificación particular como de quien procede."
AUSENCIA DE VALOR PROBATORIO DEL PERITAJE REALIZADO PARA DEMOSTRAR EL RIESGO DE CONFUSIÓN
"5.1.13)
Así las cosas, se
estima que el peritaje realizado no tiene el valor probatorio suficiente para
demostrar el riesgo de confusión que devenga en la nulidad de inscripción de la
marca solicitada, dado que si se pretende mediante expertos probar la violación
marcaria, deben éstos tener la cualidad y capacidad de poner en evidencia
técnica, que al exponerse los productos en el mercado pueden crear en el
consumidor una confusión, de tal manera que puede existir un aprovechamiento
ilícito de un distintivo en relación a otro que está inscrito y que supone ser
el aceptado por su calidad y prestigio, configurándose una competencia desleal
en términos de aprovechamiento de fama comercial de la marca.
Dadas las condiciones que anteceden, no
se trata de que quienes pretenden la protección marcaria asignen confusión
entre un distintivo protegido frente a otro que no lo está, o incluso que sea
la misma juzgadora quien así lo perciba, sino que por el contrario, se busca demostrar que quienes eligen el
producto por su marca, son los que se confundirían o se confunden entre ambas,
lo que no se establece mediante un estudio basado en informes subjetivos,
pues ello emerge del análisis objetivo de la convergencia en el mismo mercado
de los productos, que se distinguen por las marcas que se dicen en disputa
porque una supone infringir a la otra.
5.1.14) Ante la situación planteada, y del
análisis de la prueba pericial aportada, se denota que ninguna de las pruebas aportadas fue dirigida al sector de la
población denominado público consumidores.
Ahora bien, habiendo evaluado los
elementos que constituyen el riesgo de confusión, se estima que no se logró acreditar
que existieran actos de competencia desleal, capaces de producir un efecto de
confusión o asociación de los productos que se analizan en el mercado
consumidor, en vista de lo cual, no puede inferirse el riesgo alegado por
parte de la sociedad demandante; por lo
que se acoge el punto de apelación invocado.
VI. CONCLUSIÓN.
Esta Cámara concluye, que en el caso que se trata, la prueba
aportada en el proceso no es útil para determinar que una marca contendiente,
pueda llevar a los consumidores a un riesgo que induzca a confundirla con otra
marca registrada, sea ésta notoria o no, debiendo suministrarse evidencia de
campo que permita verificar que puede darse una probabilidad de error al
momento de adquirir un producto amparado con una marca.
Consecuentemente con lo expresado, es procedente revocar la sentencia
impugnada, y ordenar la que conforme a derecho corresponde, sin condena en
costas de esta instancia."