INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS
ES ELEMENTO
ESENCIAL DE UNA MARCA LA CONDICIÓN DE SER CLARAMENTE DISTINGUIBLE DE OTRA ALUDIENDO
A LAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS O EXTRÍNSECAS
“B. El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece
que marca es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios
a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.
En tal sentido, es elemento esencial de una marca la condición de ser
claramente distinguible de otra; es decir, la capacidad del signo o signos para
distinguir un producto o servicio de otro idéntico, similar o diferente, según
se trate, aludiendo a las características intrínsecas o extrínsecas de estos.
De esta manera, el objeto primordial de una marca y su registro es la plena y
real distinción entre productos y servicios de diferentes sujetos.
Con el fin de mantener un nivel de control con
respecto a la distinción de las marcas inscritas y las sujetas a inscripción,
el legislador estableció, por medio del artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos, un procedimiento para verificar si una marca a registrar
incurre en alguna de las prohibiciones de los artículos 8 y 9 de la citada ley.
Tales disposiciones regulan las marcas inadmisibles por razones intrínsecas y
las marcas inadmisibles por derechos de terceros. Con el examen en
referencia se pretende que la entidad que califica el signo o los signos
presentados verifique, de acuerdo con las prohibiciones legales, si es viable o
no el registro de una marca, tomando en cuenta la totalidad de marcas que al
momento de la presentación existen o se encuentren en proceso de inscripción.
El artículo 16 de la misma ley, la oposición contra
la marca en proceso de registro por un tercero (como sucedió en el presente
caso), alegando cualquiera de las prohibiciones enmarcadas en los mencionados
artículos.
La premisa principal de la que parte la letra b) del artículo 9 de la Ley
de Marcas y Otros Signos Distintivos es la semejanza gráfica, fonética o
ideológica.
En virtud de lo anterior, las funciones de la marca
están relacionadas con la aptitud para identificar y distinguir productos o
servicios producidos o comercializados por una persona, de otros idénticos o
similares, a fin de que el consumidor o usuario los identifique, valore,
diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen y la
calidad de la mercancía.
Así, la Administración, en una labor cognoscitiva e interpretativa de la
ley, debe determinar si el concepto «semejanza» tiene aplicación en el supuesto
que se le presenta.
Según Jorge Otamendi, la esencia de la marca
consiste en ser claramente distinguible, sin embargo, existen ocasiones en las
que es necesario realizar un examen de confundibilidad a efecto de determinar
si existe parecido entre las marcas. Existen, a este efecto, pautas que señalan
como debe efectuarse el cotejo marcario, las cuales tratan de dotar al examen
de un mayor realismo. Entre tales pautas señala: a) las marcas deben ser
cotejadas en forma sucesiva y no simultanea; b) en el cotejo debe estarse más a
las semejanzas que a las diferencias; y, c) la parte preponderante es el
conjunto, el que debe ser objeto del análisis y nos sus partes integrantes,
separadas de forma arbitraria (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a
edición, Buenos Aires, 1999, pág. 208-210).
Acorde con estas reglas, de particular importancia en el caso que se
analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que
la marca, como un todo, se imprime en la mente del consumidor. Así, para
decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la
impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una
revisión superficial. Es así que, en términos generales, la marca debe
apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus
distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada,
sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar
los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.”
ANÁLISIS DE SEMEJANZA GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA
“Con la finalidad de determinar si dos marcas son
semejantes entre sí, es necesario realizar un análisis comparativo en los
aspectos gráfico, fonético e ideológico. Con estos antecedentes, a efecto de
controlar la legalidad de la resolución impugnada, esta Sala realizará un
examen de ambas marcas, bajo los parámetros establecidos en la ley, y podrá, de
esa forma, fijar la existencia o no de la semejanza entre las marcas ATEMPA y
ATENTTA, y verificar si los productos que amparan ambas marcas son iguales.
Análisis Gráfico. El doctrinario
argentino Jorge Otamendi, asevera que: «la confusión visual o gráfica es la
confusión causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos
palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por su simple
observación (...) la confusión visual puede ser causada por semejanzas
ortográficas o gráficas». Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a
edición, Buenos Aires, 1999, pág. 173-174.
La similitud visual ortográfica se presenta cuando
coinciden las letras en los nombres comerciales en confrontación, influye la
secuencia de vocales, la longitud y cantidad de sílabas, las radicales o
terminaciones comunes.
Debe decirse que la apreciación de una marca, como
un todo, significa que la persona que la aprecia debe imponerse de ella al
verla junto a otras marcas, sin compararlas, y sin particularizar las
diferencias que entre ellas existan, de manera que la impresión de conjunto que
queda en su mente sea determinante para no confundirla con otra.
Para el caso, las marcas a cotejar son: a) ATEMPA y
b) ATENTTA. Según se aprecia, las dos coinciden en su parte inicial “ATE” y
terminan con la vocal “A”, comparadas una con la otra, es apreciable la
confusión entre ambas, ya que la letra “N” y “M” que va al centro de la marca
es muy parecida en su forma, no obstante diferenciarse por la letra “P” y las “TT”
colocadas al centro de la marca, la apreciación de ambas marcas, el impacto que
producen, de conformidad a sus aspectos gráficos no son suficientemente
distintivos para evitar la confusión en el consumidor medio.
Análisis Fonético. Las marcas en cuestión, aún cuando se diferencian
en la consonante terminante “P” y “TT”, poseen una fonética común en su parte
inicial, ya que “ATEM” fonéticamente es parecida a “ATEN”. Ambas marcas
comienzan y terminan con la vocal “A”, además, debe tenerse en cuenta que las
consonantes ubicadas en la parte media de la denominación, que son “N” y “M”,
generan una percepción fonética parecida, por lo que las marcas, al ser
pronunciadas y vocalizadas, conducen a confusión. En atención a lo anterior,
debe concluirse que existe una similitud fonética entre ambas marcas
comerciales que genera confusión auditiva.
Análisis Ideológico. Según Jorge Otamendi
la confusión de naturaleza ideológica «Es la representación o evocación a
una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una
de otra» (Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, 3a edición, Buenos
Aires, 1999, pág. 182).
En el presente caso, las marcas en cotejo amparan
productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios. Así, ATEMPA ampara una especialidad farmacéutica
destinada a la regulación de los trastornos de la menopausia, y ATENTTA protege
productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina,
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos,
material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas
dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos.”
MARCAS DE FANTASÍA SON AQUELLAS EN LAS QUE NO
EXISTE UNA RELACIÓN ENTRE SU DENOMINACIÓN Y EL PRODUCTO QUE AMPARAN
“Pues bien, esta Sala advierte razonablemente que
ninguna de las marcas, a partir de su representación mental, evoca una idea
clara sobre alguna propiedad o característica especial de los productos que protegen. Es así que las
mismas pueden catalogarse como marcas de fantasía, pues no existe una relación
entre su denominación y el producto que amparan. Puede concluirse, entonces,
que no existe confusión ideológica entre las marcas en cotejo pues ninguna
evoca los productos que respalda.
En este punto es importante precisar que, aun cuando las marcas en
comparación respalden productos de distinta naturaleza, la semejanza entre las
mismas justifica, en todo caso, la oposición a la inscripción de una de ellas.
Ello se extrae de la determinación normativa contenida en la Ley de Marcas y
Otros Signos Distintivos, en el sentido que, por ejemplo, (i) no puede
registrarse ni ser usado como marca o como elemento de ella, un signo que
constituya una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o
parcial, de un signo distintivo famoso perteneciente a un tercero, cuando su
uso fuera susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese
tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el
signo se aplique —Marcas inadmisibles por derechos de terceros: artículo 9
letra e)—, (ii) cualquier persona que alegue tener un interés legítimo puede
objetar la solicitud de inscripción de una marca y oponerse al registro por
considerar que el signo cuyo registro se solicita es igual o semejante a otro
ya registrado, o en trámite de registro, que no obstante ser de diferente
clase los productos o servicios que ampara el signo ya registrado o en trámite,
son de la misma naturaleza, de manera tal que pueda inducir al público a error —Oposición
al registro: artículo 16 letra b)—, (iii) el registro de una marca confiere a
su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su
consentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para
cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un
riesgo de asociación con el titular del registro —Derechos conferidos por
el Registro: artículo 26 letra e)—.”
AL EXISTIR SEMEJANZA GRÁFICA Y FONÉTICA AL GRADO DE
CONFUSIÓN DE LAS MARCAS SE IMPOSIBILITA LA COEXISTENCIA DE AMBAS EN EL MERCADO
“Ahora bien, la autoridad demandada argumentó que la
semejanza gráfica y fonética entre ambas marcas, no es capaz de inducir a error
o confusión, tomando en consideración que la marca inscrita ATEMPA, ampara un
medicamento específico el cual va dirigido a un público especial y es
suministrado bajo receta médica.
Esta Sala considera que los argumentos vertidos por la
autoridad demandada, no son suficientes para rechazar la oposición legítima de
la demandante, ante la determinación de similitud grafica y fonética entre las
marcas ATEMPA y ATENTTA. Pues, la semejanza entre ambas marcas es una
circunstancia que, razonablemente, en caso de amparar productos del mismo tipo,
podría generar confusión en el consumidor respecto del producto que pretende
adquirir.
Sumado a lo anterior, es necesario puntualizar que
ambas marcas comprenden productos de la clase 05 de la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios, es decir, protegen productos
farmacéuticos que podrían encontrarse a la venta en los mismos establecimientos
–farmacias u otros similares–, posibilitando el riesgo de confundir al
consumidor sobre el origen o procedencia de los mismos, así como el injusto aprovechamiento
de la marca registrada y por ende registrada con antigüedad, o por el contrario
puede producir agravio a la marca registrada, en cuanto ocasionarle
desprestigio.
El hecho de que para la adquisición del producto
amparado bajo la marca ATEMPA se requiera de receta médica, no constituye un
argumento que elimine la posible confusión entre las marcas, debido a la
semejanza grafica y fonética entre las marcas ATEMPA y ATENTTA.
Por consiguiente, esta Sala considera que la Directora
del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros,
actuó de forma ilegal al revocar la resolución pronunciada a las diez horas
dieciséis minutos del treinta de marzo de dos mil siete por el Registrador de
la Propiedad Intelectual que acogió la oposición al registro de la inscripción
de la marca ATENTTA solicitada por GYNOPHAR, SOCIEDAD ANONIMA. Así, la
oposición de JUSTE, SOCIEDAD ANONIMA, QUIMICO-FARMACEUTICA propietaria de la
marca ATEMPA es legítima, por considerar que entre las marcas ATEMPA y ATENTTA
existe semejanza gráfica y fonética al grado de confusión, lo cual imposibilita
la coexistencia de ambas en el marcado.”