MARCAS
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS
MARCAS
“3.1 Marco Legal.
Con el fin de resolver la
controversia planteada, es necesario recordar que en el capítulo II del
Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, se
establece el procedimiento de registro de las marcas de la siguiente forma:
a)
El interesado debe
presentar ante el Registro una solicitud de registro, cumpliendo con los
requisitos establecidos en los artículos 83, 84, 85, 86, 87 y 88 (Examen de
Forma).
b)
Si la solicitud cumple los requisitos, el Registrador
procederá sin tardanza a efectuar un examen de novedad de la marca que trata de
inscribirse, para lo cual hará las averiguaciones que sean necesarias para
determinar si existe alguna de las causales indicadas en los literales o) y p)
del artículo 10; b) y c) del artículo 49 o e), f) y g) del artículo 62, según
el caso.
c)
Una vez practicado el examen de novedad sin haberse
encontrado ningún obstáculo para la admisión de la solicitud de inscripción, el
Registrador ordenará que se anote la solicitud en el Libro de Presentaciones,
por medio de un asiento de numeración. La inserción de dicho asiento en el
Libro de Presentaciones constituye la admisión de la solicitud y crea en beneficio
del interesado el derecho de prioridad a que se refiere el artículo 19.
d)
El asiento a que se refiere el artículo precedente, el
Registrador mandará a publicar en el Diario Oficial un aviso, por tres veces,
dentro de un plazo máximo de quince días y a costa del interesado.
e)
Durante los dos meses siguientes a la fecha de la primera
publicación del aviso a que hace referencia el artículo anterior, cualquier
persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y
oponerse a la concesión del registro.
f)
El Registrador, en caso de admitir la oposición, la
notificará al solicitante de la marca quien tiene el plazo de dos meses
contados desde la fecha de la notificación, para contestar la oposición.
g)
El Registrador, tomando en cuenta los argumentos de ambas
partes resolverá sobre la procedencia de la oposición.”
PARTICULARIDADES A
TOMAR EN CUENTA AL INSCRIBIR UNA MARCA
“Asimismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 literales o), p), q) del Convenio relacionado, No
podrán usarse ni registrarse como marcas ni como elementos de las mismas: los
distintivos ya registrados por otras personas como marcas, para productos,
mercancías o servicios comprendidos en una misma Clase; los distintivos que
por su semejanza gráfica, fonética
o ideológica pueden inducir a error u originar
confusión con otras marcas o con nombres comerciales, expresiones o señales de
propaganda ya registrados o en trámite de registro, si se pretende emplearlos
para distinguir productos, mercancías o servicios comprendidos en la misma
Clase; los distintivos que pueden inducir a error por indicar una falsa
procedencia, naturaleza o cualidad.
De la lectura y análisis de la
disposición transcrita se advierte, que el legislador no limitó la procedencia
del uso y registro de marcas a la mera existencia de otra marca -previamente
inscrita- que ampare productos de la misma clase; sino lo supedita al análisis
de la semejanza fonética, gráfica o ideológica que exista entre los términos.
Por su parte el Convenio de Paris
para la Protección de la Propiedad Industrial establece que el mismo se
aplicara a los países que constituyen la Unión para la protección de la
propiedad industrial -marcas de fábrica o de comercio-.
El artículo 6 bis del Convenio
antes citado, conviene en prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio
que constituya la reproducción, imitación o traducción que puedan crear
confusión de una marca que la autoridad competente del país del registro o del
uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse de dicho Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible
de crear confusión con ésta, que conduzca a una confusión con otra ya
registrada.
Debe recordarse también, que
según los Acuerdos Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC) los cuales en cuanto a marcas, constituyen
un reforzamiento de las disposiciones contenidas en el Convenio de Paris para
la Protección de la Propiedad Industrial, tratan de materias como el derecho de
prioridad para la inscripción de una marca, las condiciones de registro, la
independencia de la protección en los países de la Unión, la protección de
la marca notoria, y otras materias. Específicamente el artículo 17, otorga
al titular de una marca registrada el derecho exclusivo de impedir que terceros
utilicen comercialmente signos idénticos o similares para bienes o servicios
idénticos o similares a aquellos a los que se refiere la marca, cuando ese uso
tienda a la confusión.
3.2 Sobre
las marcas.
En general, las marcas sirven
para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios
producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a
fin de que el consumidor o usuario medio, los identifique, valore, diferencie y
seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del
producto o servicio.”
DEFINICIÓN
“Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o
señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le
pertenece exclusivamente.
Asimismo, el artículo 7 del Convenio Centroamericano para
la Protección de la Propiedad Industrial, establece que "Marca es todo
signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier otro medio gráfico o
material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir
claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o
jurídica, de los productos, mercancías o servicios de la misma especie o clase,
pero de diferente titular".
La normativa relacionada
conceptualiza el término "marca" en el sentido que es cualquier signo
o combinación de palabras que permita distinguir los bienes o servicios de una
persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o
susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente
a los de su misma especie o clase.”
CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A
CAPACIDAD DE PROTECCIÓN LEGAL
“La doctrina establece que las
marcas son susceptibles de ser clasificadas de acuerdo a determinadas
características y parámetros. Se hace necesario recalcar que según su capacidad
de protección legal, pueden dividirse entre otras:
i)
Marcas fuertes: son aquellas marcas que cuanto mayor sea
la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir,
cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de
exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.
ii)
Marcas débiles: a este tipo de categoría pertenecen las
marcas muy evocativas y descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende
inscribir tiene una indicación o evocación al producto o servicio que
representa respecto de ellas, su protección legal no es sencilla, ya que no se
podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se
consideran marcas débiles las formadas por letras, números o siglas.
iii)
Marcas complejas: presentan diversos elementos, con
capacidad distintiva o sin ella aunque el conjunto debe tener definición de tal
capacidad.
iv)
Marcas descriptivas: son las que describen la naturaleza,
función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a
distinguir.
v)
Marcas notorias: son las generalmente conocidas, en los
círculos comerciales interesados de un país. La notoriedad de las marcas le
fortalece su protección.”
APLICACIÓN DE LA DOCTRINA
DE LA APRECIACIÓN DE LA SEMEJANZA
“3.4 Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.
La doctrina sobre la apreciación
de la semejanza nos dota de principios o reglas para su apreciación. La
semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto; la imitación
debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y
no comparándolas una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo
que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el
comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.
Acorde a estas reglas, de
particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza, se afirma
que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un
todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas
pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto
que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.
Es así que en términos generales
la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer
sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada,
sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar
los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo, realizando
un análisis gráfico, uno fonético y uno ideológico de las marcas en conflicto.”
CRITERIOS PARA LA DETERMINAR SU
NOTORIEDAD
3.5 De las marcas notorias y la prueba de las mismas.
Paralelo a lo anterior, se
encuentran las marcas notorias, que es aquella que se entiende que es conocida
por la mayor parte del sector pertinente del público consumidor del producto o
servicio que se distinga con ella, debido a la reputación adquirida por su uso
y difusión. En otras palabras, es la conocida por la gran mayoría de los
consumidores que usualmente adquieren o contratan los servicios o productos que
la misma ampara.
La aceptación y difusión en el
mercado de la marca notoria, conlleva necesariamente a su buena reputación y
aceptación por los consumidores. Esa buena reputación puede ser tal, que no
solo se reconozca dentro de las fronteras de un determinado país, sino que
trascienda a nivel internacional.
Para que una marca sea
considerada como notoria, debe de cumplir al menos, dos supuestos básicos: (i)
que la marca haya sido utilizada intensamente dentro de un determinado país; e,
(ii) que tenga un amplio reconocimiento en el mercado que se utiliza.
La aceptación y difusión en el
mercado de la marca notoria, conlleva necesariamente a su buena reputación y
aceptación por los consumidores. Esa buena reputación puede ser tal, que no
solo se reconozca dentro de las que haya sido utilizada intensamente dentro de
un determinado país; y que tenga un amplio reconocimiento en el mercado que se
utiliza.”
MARCAS RENOMBRADAS SON AQUELLAS CON
EL GRADO DE NOTORIEDAD MÁS ALTO, DONDE LA IDENTIFICACIÓN COMO SIGNO DISTINTIVO
SE EFECTÚA POR UN ALTO GRUPO DE CONSUMIDORES, QUE INCLUSIVE, SE ESCAPAN DEL
RADIO HABITUAL DEL PRODUCTO O SERVICIO DISTINGUIDO POR LA MARCA
“Con relación a la prueba de la
notoriedad de las marcas, se parte de la base que es necesaria la aportación o
práctica de pruebas que permitan determinar si es notoria o no, todo con la
finalidad de tomar una decisión objetiva. Sin embargo, cuando la marca logra un
alto grado de reconocimiento dentro del mercado, como consecuencia de su uso y
calidad de los productos que ampara, estamos en presencia de marcas con el
grado de notoriedad más alto, que son las denominadas marcas renombradas, donde
la identificación como signo distintivo se efectúa por un alto grupo de
consumidores, que inclusive, se escapan del radio habitual del producto o
servicio distinguido por la marca.”
LEGALIDAD DEL ACTO IMPUGNADO ANTE
EL ALTO GRADO DE NOTORIEDAD DE LA MARCA QUE SE PRETENDE REGISTRAR
“A continuación, se procederá a realizar, conforme a los
parámetros antes expuestos, si existe semejanza entre la marca Diseño Ola
Belmont y Coca Cola.
A) ANALISIS GRÁFICO.
En el presente caso, de la revisión gráfica, y del
expediente administrativo, realizando un análisis en la forma antes señalada
entre las marcas, se tiene que efectivamente existe una semejanza gráfica entre
el diseño que se pretendía inscribir, el cual consiste en una figura
rectangular con un fondo de color negro, en medio de dicha figura aparece una
línea horizontal sinuosa e irregular que semeja una ola de color blanco, la
cual divide la mencionada figura en una inferior y una superior; y el
reconocido diseño de ola blanca sobre rectángulo rojo, la cual también divide
la mencionada figura en una inferior y una superior, que identifica la
marca famosa "Coca Cola". Consecuentemente, de la apreciación de
ambas marcas, el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y
decorativos, no son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el
consumidor.
En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no
debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí
misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura
puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales
características que excluyan una posible confusión, lo cual no ocurre en el
caso de autos, en donde la confusión es evidente.
B)
ANÁLISIS FONÉTICO.
La marca que pretendía inscribir la sociedad demandante,
no posee ningún elemento fonético, ya que como se ha establecido, el diseño
cuya inscripción fue solicitada consistía en una ola blanca sobre rectángulo
negro sin texto alguno. Por ello, no es posible realizar un análisis sobre este
punto, ya que el elemento fonético "ola" únicamente fue incluido en
las marcas mixtas propiedad de la demandante, cuyo registro si fue autorizado
por las autoridades demandadas en su oportunidad.
C) ANÁLISIS IDEOLÓGICO.
Finalmente sobre la similitud ideológica, entendida como
la expresión de un mismo concepto o idea, debe señalarse que es innegable el
elemento figurativo de la marca opositora ("Coca Cola"), ya que por
sí sola constituye una referencia clara e inequívoca de su elemento
denominativo, es decir que quien observa la ola o listón ondulado, evoca la
expresión o marca "Coca Cola", por lo que la similitud del diseño de
ola o listón blanco sobre rectángulo negro que Batea S.A. pretendía inscribir,
genera confusión en el consumidor. En consecuencia, existe similitud ideológica
entre las marcas cotejadas.
De todo lo relacionado es posible concluir, que si existe
semejanza entre el "Diseño Ola Belmont" y el diseño de ola que
identifica a la marca famosa o de renombre conocida como "Coca Cola".
Al respecto, este Tribunal
expresó mediante la Sentencia pronunciada a las diez horas del diecinueve de
diciembre de dos mil doce en el proceso referencia 299-2008 lo siguiente:
"El principio notoria non egent probatione, es decir: "los
hechos notorios no es necesario probarlos", tiene clara aplicación en
aquellas marcas internacionalmente reconocidas, tal es el caso, por ejemplo de
la marca Coca-Cola, cuyo amplísimo grado de conocimiento entre los
consumidores, no necesita de una prueba, por lo que puede ser admitido
directamente por los Tribunales o por la autoridad administrativa como hecho
notorio que no necesite prueba alguna. Es por ello que, en la medida que sea
mayor la notoriedad de la marca, aumentará la protección que merece el titular
de la mista como consecuencia de la dedicación y esfuerzo que hizo de obtener
ese prestigio."
No obstante lo anterior, pueden
haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o
no, en tales casos, lo aconsejable es ejecutar la correspondiente actividad
probatoria.
La doctrina señala que entre más
conocimiento tenga el público consumidor de la marca, más fácil será la
aportación de la prueba, ya que ésta se puede ofrecer a través de actos de
venta del producto o de prestación del servicio, y, por medio de la publicidad.
Es evidente entonces que la prueba de la notoriedad debe acreditar un alto
porcentaje de conocimiento de la marca en el mercado, mediante las pruebas pertinentes,
directas o indirectas que permitan establecer tal carácter. Tal es el caso de
los sondeos de opinión, publicidad, promoción de las mismas, entre otros.
Además de la prueba que se debe
aportar a la marca notoria, el titular de la misma debe de expresar las razones
en que fundamenta el eventual perjuicio que le produciría la inscripción de la
marca o signo distintivo confundible.
Según la Ley de Marcas y otros
Signos Distintivos, el signo distintivo notoriamente conocido es aquel
conocido por el sector idóneo del público, o en los círculos empresariales
afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha
calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo,
características que se coinciden en la marca "Coca Cola".
4.
APLICACIÓN AL CASO DE AUTOS.
En el caso bajo estudio se
impugnan los actos administrativo que acogieron la oposición presentada por The
Coca Cola Company, en el trámite de inscripción de la marca "Diseño Ola
Belmont" a favor de Batca S.A. Es importante determinar que según consta
en el expediente del caso, la marca de fábrica y Comercio "Diseño Ola
Belmont" consiste en una figura rectangular con un fondo de color
negro, en medio de dicha figura aparece una línea horizontal sinuosa e
irregular que semeja una ola de color blanco, la cual divide la mencionada
figura en una inferior y una superior.
No obstante lo anterior, conviene traer a colación lo que
sobre las famosas o "marcas renombradas" ha dicho la doctrina para conceptualizar
a aquella marca que cuenta con una difusión que abarca diferentes grupos de
consumidores de mercados diversos: "A pesar de que la doctrina y
jurisprudencia extranjera ha destacado como nota esencial a la marca renombrada
una "notoriedad preeminente", es decir, que su conocimiento como
signo indicador de una fuente empresarial se extienda a todo el público en
general, también se le ha adjudicado como característica el poseer un elevado
prestigio... en este sentido debe ser protegida contra la dilución de su valor
atractivo, de allí que deba impedirse su utilización para productos y servicios
distintos en la medida que ello pueda constituir un uso parasitario de las
representaciones positivas o atractivas que condensa la marca o en la medida
que genere asociaciones negativas que dañen su reputación" (Raiza
Andrade y otros, Temas Marcarios para la Comunidad Andina de Naciones,
Editorial Livrosca C.A., Caracas, 1999, pag. 183 y 184).
Con base en lo expuesto, es claro que la Administración
Pública actuó apegada a la Ley al acoger la oposición presentada por The Coca
Cola Company y con ello evitar el conceder a favor de Batca S.A., derechos
exclusivos sobre una "marca figurativa" cuyo diseño de ola se asemeja
gráficamente al conocido diseño de ola blanca que acompaña la marca famosa
"Coca Cola", que como se ha dicho a lo largo de esta sentencia, es
una marca no solo notoriamente conocida, sino conocida a nivel mundial, que
goza de cierta protección que no podía ser obviada al momento de resolver la
oposición presentada.”