COMPETENCIA DESLEAL

3.2) La importancia de la marca como uno de los más importantes signos distintivos parece evidente: que sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario en el mercado. De esto, el ordenamiento jurídico sanciona la reproducción e imitación de una marca registrada ajena, pues más allá de constituir una violación del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, genera confusión entre los consumidores en cuanto al origen empresarial del producto o del servicio. Esto da buena cuenta de por qué el derecho sobre una marca constituye un bien jurídico digno de protección.

Las marcas son útiles a los efectos de preservar los derechos de los consumidores, pues ellas permiten distinguir productos de distinto origen empresarial. La marca, asimismo, puede condensar las características de un determinado producto o servicio, pues el precio y la calidad de los mismos quedan asociados o identificados con la marca, que supone una importante fuente de información para el consumidor. Este signo distintivo es portador de datos necesarios para que el consumidor — que es el gran juez del mercado— no tome su decisión en la más absoluta oscuridad.

En consecuencia, puede afirmarse que las marcas cumplen una función informativa en un mercado de libre competencia: es indicadora del origen y calidad de los productos o servicios ofrecidos en el mercado, facilitando de este modo la elección del consumidor, que constituye un principio esencial de la economía de mercado ya que, de este modo, actúa como árbitro dando la victoria a un competidor."

HECHOS EN QUE HA DE BASARSE LA APRECIACIÓN GLOBAL DEL RIESGO DE CONFUSIÓN EN CONSIDERACIÓN A LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA, O CONCEPTUAL DE LAS MARCAS

"3.3) El consumidor suele percibir la marca como un todo, sin recordar sus detalles, se considera improcedente, a los fines de efectuar una correcta comparación entre las confrontadas, descomponer los elementos denominativos que las integran y, por ello, atender a unos y no a otros. En tal sentido, la jurisprudencia establece que la apreciación global del riesgo de confusión, en consideración a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, ha de basarse en la impresión de conjunto producido por las marcas."

MATERIALIZACIÓN DE LA MARCA CONSIDERADA COMO UN BIEN MATERIAL O INTANGIBLE

"3.4) La marca es un bien inmaterial, intangible, en virtud que no tiene una existencia sensible, por lo que necesita materializarse a través de cosas tangibles para ser percibida por los sentidos; siendo además susceptible de ser reproducida ilimitada y simultáneamente en diversos lugares; de ahí que no todo distintivo constituye marca sino sólo cuando éstos se materializan y para que sea protegible debe en sí volverse tangible. Contrariamente cuando no logra concretarse un distintivo en sus funciones, no puede pretenderse su protección. Así, la marca como signo distintivo tiene la cualidad de distinguir un producto de entre otros de su misma clase, denotando además quien los produce o los brinda."

NATURALEZA Y FUNCIÓN DE LA MARCA

"3.5) La marca es una creación humana producto del ingenio y la creatividad, cuya introducción al intercambio de bienes y servicios en el mercado mediante su asignación distintiva a un producto o servicio, la torna económicamente activa trascendiendo en el comercio en sí, volviéndose jurídicamente protegible.

Así, la marca es el mecanismo para la identificación y subsiguiente elección de productos y servicios, permite además elegir a éstos a través de su individualización, haciendo posible que la oferta de los productos de una misma clase sea transparente para el consumidor. Mediante la identidad marcaria, el empresario logra captar la clientela por la calidad de sus productos y servicios, de tal forma que el derecho marcario constituye un elemento esencial del sistema de competencia en un mercado."

CARACTERÍSTICA ESENCIAL QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA PODER SER REGISTRADO COMO MARCA

"3.5.1) Existe una característica esencial que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, el cual es, su aptitud distintiva, y de este modo, poder diferenciar los productos o servicios de un empresario con respecto a los de otro.

Esto es de una importancia fundamental, pues existen términos, figuras y formas que pueden resultar genéricos o usuales y, por tanto, son inapropiados para distinguir determinados productos o servicios, a los cuales se le suelen atribuir cuatro funciones, todas ellas estrechamente ligadas entre sí. Estas son: la indicadora de procedencia, la de calidad, la de prestigio, y la publicitaria.

3.5.2) La imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno debe limitarse a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste, de ahí que la deslealtad venga determinada por ahorro de costas que se obtiene gracias a la reproducción; por ello, la "imitación" consiste en «la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, que incide sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial" que puede identificarse por un componente o por varios elementos.

Cabe resumir como actos, actitudes o aspectos de la conducta que se imputa a la demandada, la reiteración en sacar al mercado productos que constituyen imitación de los comercializados por […] en su concepto, presentación, denominación comercial y segmento del mercado al que van dirigidos, una vez que se conoce que funcionan comercialmente y copiando sobre todo las características que los hacen atractivos, lo que tiene lugar en espacio de pocos meses, de una manera continuada y claramente parasitaria.

Esta sucesión y reiteración de actos de imitación, por su número y coincidencia en el tiempo, revelan, a juicio de la recurrente, un comportamiento buscado de propósito como una estrategia comercial claramente desleal, tendente a limitar los esfuerzos inherentes a la creación y desarrollo de nuevos productos.”

RIESGO DE CONFUSIÓN: PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL DERECHO DE MARCAS

"3.6) Con relación al primer punto de apelación; en el transcurso del proceso, la parte demandante, ahora recurrente, acreditó los siguientes hechos:

a) La propiedad de la marca […], y por ende, su legitimación procesal activa, con la certificación literal del certificado de renovación de la marca de fábrica  y de comercio que consta a fs. […];

b) El uso en el comercio de la marca […], por parte de la sociedad demandada […]., puesto que con las medidas cautelares de secuestro con formación de inventario de los productos en la Aduana Marítima de Acajutla, se determinó que la parte demandada, importó tales mercancías;

c) La Comparación entre ambas marcas, por medio de informe pericial realizado por la Licenciada […], de fs. […], con productos de las marcas […] y […].

3.6.1) La jueza a quo, en su sentencia, manifestó que la parte demandante, no probó el Riesgo de Confusión, en virtud que del peritaje practicado por la Licenciada […], de fs. […], dicha perito expresó que el mismo fue realizado con un informe que se le presentó, y no con productos de las marcas contendientes. Dicha situación, no permite establecer efectivamente, si los consumidores pueden ser inducidos a confundir ambos productos.

3.6.2) Es natural que los consumidores confíen en que los productos y servicios comercializados bajo una misma marca presenten determinados niveles de calidad y que estos se mantengan a través del tiempo. En efecto, si se tiene en cuenta que la marca indica una determinada procedencia empresarial, cabe esperar, en términos prácticos, que los productos señalados con ésta, presenten estándares homogéneos y constantes de calidad.

3.6.3) El ejercicio del ius prohibendi, por supuesto, no se puede ejercer contra cualquier signo que se use en el mercado sin consentimiento del titular, sino solo contra aquellos cuya identidad o semejanza con una marca anteriormente solicitada para registro o ya registrada sea capaz de inducir al público a error. Estamos, de este modo, ante otro de los principios fundamentales del Derecho de marcas, el cual es el riesgo de confusión.

El riesgo de confusión exigido por la norma es abstracto, vale decir, no es necesario demostrar una concreta situación, sino que la identidad o semejanza de los signos confrontados sea de tal forma que “pueda” inducir al público a error. Por tanto, será suficiente verificar, a partir de una comparación de los signos y productos en conflicto, la aptitud para generar confusión en el mercado, no se exige probar la existencia de una efectiva confusión en el consumidor, sino comprobar la posibilidad de la misma.

3.6.4) La semejanza conceptual entre dos signos se establece en función del significado de las denominaciones confrontadas. De este modo, al comparar los signos habrá que tener en cuenta no solo su aspecto puramente material, sino también las ideas que suscita su significado. Demás está decir que una semejanza fonética no se corresponderá necesariamente con una conceptual, ni viceversa. Es de mencionar que el criterio conceptual puede ser utilizado tanto para afirmar la existencia de riesgo de confusión, como para descartarlo.”

IMPOSIBILIDAD DE CONFIGURARSE LA INFRACCIÓN MARCARÍA ALEGADA, AL NO PRESENTARSE LA PRUEBA IDÓNEA PARA DETERMINAR QUE LA MARCA QUE SE SEÑALA CONTENDIENTE, PUEDA LLEVAR AL PÚBLICO CONSUMIDOR A UN RIESGO DE CONFUSIÓN

 “3.7) En lo concerniente al segundo punto de alzada; este Tribunal comparte el criterio externado por la Juzgadora, ya que es precisamente la necesidad de comprobar que es el consumidor quien se puede confundir entre un producto y otro, lo que acredita la violación marcaria, lo cual no se demostró con la prueba aportada, pues no fue idónea para verificar tal situación.

Como se sabe, en el Derecho mercantil no todo acto de imitación es ilícito. La imitación sí es contraria a derecho cuando se trata de una imitación desleal o, tratándose del Derecho de marcas, cuando ella genera un riesgo de confusión con una marca previamente registrada.

Los efectos producidos por la competencia desleal afectan directamente a un competidor y no necesariamente afectan al mercado de que se trata. No obstante, cabe aclarar que en algunos casos, si el comerciante desleal goza de posición de dominio en dicho mercado es posible que tal conducta pueda limitar, impedir o restringir en forma significativa la competencia, en cuyo caso no solo se verán afectados los derechos económicos del competidor sino los intereses de la colectividad, siendo tal conducta susceptible de tutela.

3.7.1) El reproche desleal radica en la forma de ofrecer un producto en el mercado que genera, en la representación mental del potencial consumidor, un riesgo de confusión con otro comercializado con anterioridad. El principio expresado -imitación libre- tiene como excepciones: que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley; que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación; o que se trate de imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado. Pues bien, habida cuenta el planteamiento del motivo, el tema litigioso queda reducido a si en la imitación afirmada concurre el supuesto de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.”

3.7.2) El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se produce, según afirma la recurrente, cuando la imitación permite suprimir esfuerzos propios dirigidos a conseguir una prestación competitiva con la del pionero y, en consecuencia ahorrarse sustanciales costes de producción y comercialización. Es preciso que el imitador haya reducido los mismos más allá de lo que objetivamente se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado.

Es por ello, que el análisis realizado respecto a la competencia desleal por parte de la jueza quo, se encuentra conforme a derecho, en virtud que la falta de prueba del riesgo de confusión, excluye que la marca […] sea una imitación de la marca […], puesto que se trató de establecer la similitud entre ellas, pero no la imitación del producto amparado con la marca demandante, por parte de la demandada.

 3.7.3) Lo anterior es así, dado que hoy en día las diferencias entre productos y servicios de distintas empresas son cada vez más sutiles, debido a que los procesos de producción son cada vez más similares y porque el Derecho de la competencia está informado por el principio de la libre imitación. De ahí la importancia del valor agregado y, sobre todo, del afán de las empresas por consolidar la imagen de la marca, cuya necesidad es implícita: evitar la reproducción o imitación de la marca y su aplicación sobre los productos o servicios.

En concordancia con lo expuesto, solo la reproducción o imitación de la marca registrada genera un signo idéntico o similar, en los que estamos ante signos idénticos utilizados para designar los mismo productos (doble identidad), pero donde la existencia de factores secundarios de diferenciación ajenos a la realidad registral, como por ejemplo el precio, la calidad o el lugar de venta, hacen muy difícil que el consumidor sea inducido a error.

3.7.4) El art. 26 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, estipula en el literal e), que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento realice alguno de los actos siguientes: Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca para cualesquiera productos o servicios cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro, quedando entendido que tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe probabilidad de confusión.

3.8) La protección marcaria radica principalmente en el privilegio que el ordenamiento jurídico le brinda a aquel que tiene inscrita su marca, para que la explote exclusivamente en su provecho, mediante una especie de monopolio, evitando que otros se aprovechen ilegalmente de su valor en el mercado en función de un producto determinado y de quien lo fabrica y/o comercializa. Se supone que la marca ha sido objeto de una constante introducción en el mercado donde ha sido expuesta a través de diferentes tipos de estrategias para lograr cierta reputación y preferencia en el consumidor. Su aceptación puede radicar en su calidad o en otros elementos comerciales que le asignan fama comercial, así puede que terceros sin derecho alguno quieran aprovecharse de esa marca, bien para que el consumidor se confunda o para que asocie otros distintivos con similitudes técnica a aquella, las que al medirse en el impacto del mercado y del consumidor tienden a resultar en un aprovechamiento ilícito y por lo tanto una violación marcaria.

3.8.1) Como puede advertirse, cuando se aduce que existe o puede existir riesgo de asociación o confusión marcaria, este impacto debe percibirse de su exposición frente a quien se supone es el que elige y prefiere un producto o servicio identificado mediante una marca. El sistema de competencia que exige lealtad de parte de los agentes que ofertan productos y servicios y los identifican mediamente una marca, suponen violentar una marca cuando sus productos comercializados en un mismo mercado son de la misma clase y quien los prefiere como consumidor se advierte que confunde o asocia ambos productos, que en sí no son la misma marca pero así lo parece.

No puede suponerse que exista violación marcaria cuando no se establece con precisión mediante la prueba apropiada, en el caso del riesgo de confusión o asociación, que dos productos de la misma clase pero de diferentes marcas y productores, por sus similitudes distintivas afectan la capacidad general promedio de elección de los consumidores, quienes creen que ambos productos son los mismos tanto en su identificación particular como de quien procede, de tal forma que pueda, por una parte haber aprovechamiento ilegal de un infractor marcario, como por otra haber competencia desleal.

3.8.2) Si se pretende mediante expertos probar la violación marcaria, deben éstos tener la cualidad y capacidad de poner en evidencia técnica, que al exponerse los productos en el mercado pueden crear en el consumidor una confusión, de tal manera que puede existir un aprovechamiento ilícito de un distintivo en relación a otro que está inscrito y que supone ser el aceptado por su calidad y prestigio, configurándose una competencia desleal en términos de aprovechamiento de fama comercial de la marca.

No se trata de que quienes pretenden la protección marcaria asignen confusión entre un distintivo protegido frente a otro que no lo está, se trata de que se pruebe que quienes al final son los que eligen el producto por su marca, son los que se confundirían o se confunden entre ambas marcas y eso no se establece mediante un estudio basado en informes subjetivos, eso emerge del análisis objetivo de la convergencia en el mismo mercado de los productos que se distinguen por las marcas que se dicen en disputa porque una supone infringir a la otra.

Como bien lo determinó la jueza a quo, al no haberse probado la probabilidad de confusión, no puede inferirse la realización de actos de competencia desleal por parte de la sociedad demandada, por lo que los puntos de apelación planteados por la parte recurrente, no tienen fundamento legal.

IV- CONCLUSIÓN.

Esta Cámara concluye que en el caso sub-lite, es necesaria la prueba idónea para determinar que una marca contendiente, pueda llevar a los consumidores a un riesgo que induzca a confundirla con una marca registrada, sea ésta notoria o no, debiendo proporcionarse evidencia de campo que permita verificar verdaderamente que puede darse una probabilidad de error al momento de adquirir un producto amparado con una marca.

Consecuentemente con lo expresado, es procedente confirmar la sentencia impugnada y condenarse en costas de esta instancia a la parte apelante.”