[INSCRIPCIÓN DE MARCAS DE FÁBRICA]

[ILEGALIDAD DE DENEGATORIA CUANDO NO EXISTE SEMEJANZA CON OTRA PREVIAMENTE INSCRITA QUE PUEDA INDUCIR EN ERROR AL PÚBLICO CONSUMIDOR]

“La demandante pretende que se declare la ilegalidad de la resolución pronunciada a las ocho horas dieciséis minutos del diecinueve de diciembre de dos mil ocho por medio del cual REVOCÓ la resolución que rechazó la oposición presentada a la solicitud de registro de la marca denominada FERTI-PASTO por la sociedad FERTILIZANTES DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), SOCIEDAD ANÓNIMA.

La parte actora fundamenta su pretensión en el hecho que su poderdante la Sociedad Fertilizantes del Pacifico, Sociedad Anónima solicito para su inscripción la marca FERTI-PASTO y diseño, la cual pretende proteger los artículos comprendidos en la clase 1 internacional de la cual presentó oposición para dicha inscripción la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), Sociedad Anónima.

Este Tribunal advierte que la controversia del presente caso se circunscribe a determinar: si se vulneraron los derechos contenidos en los artículos 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial; y comprobar si la marca "FERTI-PASTO" y diseño a inscribir se encuentra prohibida por la Ley.

NORMATIVA APLICABLE.

El acto acaecido en sede administrativa se encuentra sometido a lo regulado por la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

[…]

4. ANÁLISIS DEL CASO.

De conformidad a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos los conceptos que para efectos del presente caso servirán de referencia se entenderán por:

SIGNOS DISTINTIVOS: Cualquier signo que constituya una marca, una expresión o señal de publicidad comercial, un nombre comercial, un emblema o una denominación de origen.

MARCA: Cualquier signo o combinación de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintos o susceptibles de identificar los bienes o servicios de los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.

EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL: Es toda leyenda, anuncio, lema, combinación de palabras, diseño, grabado, o cualquier otro medio siempre que sea original y característico, que emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre un determinado producto, mercancía, servicio, empresa o establecimiento, usado para identificar o distinguir a una empresa.

Para poder determinar si el acto controvertido adolece de la ilegalidad señalada por la parte actora, este Tribunal considera pertinente analizar el procedimiento a seguir para inscribir una marca de fábrica.

En el capítulo II, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se establece el procedimiento de registro de las marcas e igual se aplica para expresiones o señales de publicidad comercial, nombres comerciales y emblemas de la siguiente forma:

El interesado debe presentar ante el Registro una solicitud de registro, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 10 (Examen de Forma).

El Registrador Auxiliar deberá examinar si la marca (que pretenden registrar) está o no dentro de las prohibiciones comprendidas en los artículos 8 y 9; lo anterior, en atención a la obligación prescrita por el articulo 14 (Examen de Fondo). Si no se encuentra ningún obstáculo a la solicitud, el Registrador admitirá la solicitud a la cual se le asigna un número de expediente; posteriormente el Registro ordena su publicación de un aviso en el Diario Oficial, y en uno de los diarios de mayor circulación por tres veces, dentro de un plazo de quince días, cumpliendo este aviso con los requisitos establecidos en el artículo 15.

El artículo 16 establece un plazo de dos meses, contados a partir de la primera publicación en el Diario Oficial, para que cualquier persona pueda objetar la solicitud y oponerse al registro de la marca cumpliendo con el requisito del artículo 17.

El Registrador, en caso de admitir la oposición, la notificará al solicitante de la marca quien tiene el plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación, para contestar la oposición.

e) El Registrador, tomando en cuenta los argumentos de ambas partes resolverá sobre la procedencia de la oposición, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18.

Esta Sala procederá a valorar, conforme los argumentos presentados por las partes y las disposiciones alegadas, si el acto controvertido adolece de ilegalidad tal como lo ha indicado la parte actora, enfocadas - en cuanto al fondo de la controversia- en una aplicación errónea de las disposiciones de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Violación a los artículos 9 literales b y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos preceptúa en el artículo 9 en su literal b) que "Si por semejanza gráfica, fonética, olfativa o ideológica con otras marcas y demás signos distintivos ya registrados o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con productos o servicios protegidos por una marca registrada o en trámite de registro, dé a probabilidad de confusión (...)"; y literal d) que "el signo constituyera una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido, perteneciente a un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, con relación a cualquier producto o servicio aunque no sea idéntico o similar a aquellos identificados por el singo distintivo notoriamente conocido, siempre y cuando exista una conexión entre dichos bienes y servicios".

Con anterioridad se ha determinado que la problemática central radica en establecer, bajo que supuestos existe "semejanza" que a la vez genere "confusión" entre la marca que se pretende inscribir, y la ya inscrita a favor de la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), Sociedad Anónima.

Del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Establece que se les aplicara este convenio a los países que constituyen la Unión para la protección de la propiedad industrial - marcas de fábrica o de comercio-.

El artículo 6 bis del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial conviene en prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción que puedan crear confusión de una marca con otra marca, la autoridad se encuentra facultada a prohibir el registro de la marca que conduzca a una confusión con otra ya registrada.

Para el presente caso debe analizarse la palabra FERTI-PASTO como una sola palabra, la cual genera confusión con la marca FERTICA, y que se supone le vulnera la protección de la que goza, aplicándole el artículo en referencia, si se toma en referencia que son los mismos productos que amparan cada marca.

c) De las Marcas.

Para efectos teóricos del presente caso, partiremos del concepto manejado doctrinariamente de Marca: Es un signo que individualiza los productos de una empresa determinada y los distingue de los productos de sus competidores, con las características de ser distintivas y de no inducir a engaño.

Según la Real Academia de la Lengua Española, marca es el distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.

El artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, conceptualiza el término marcas en el sentido que es cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. A la vez el artículo 4 de la ley citada establece que las marcas podrán consistir, entre otros, en palabras o conjuntos de palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, etc.

La doctrina establece que las marcas son susceptibles de ser clasificadas de acuerdo a determinadas características y parámetros. Se hace necesario recalcar que según su capacidad de protección legal, pueden dividirse entre otras:

Marcas fuertes: son aquellas marcas que cuanto mayor sea la capacidad distintiva y diferenciadora, mayor será su fortaleza, es decir, cuanto mayor sea el grado de fantasía de la marca mayor será su grado de exclusividad. Situación que favorecerá su protección legal.

Marcas débiles: A este tipo de categoría pertenecen las marcas muy evocativas y descriptivas, es decir, cuando la marca que se pretende inscribir tiene una indicación o evocación al producto o servicio que representa respecto de ellas, su protección legal no es sencilla, ya que no se podrá evitar que los competidores registren o usen marcas similares. También se consideran marcas débiles las formadas por letras, números o siglas.

Marcas complejas: presentan diversos elementos, con capacidad distintiva o sin ella aunque el conjunto debe tener definición de tal capacidad.

Marcas descriptivas son las que describen la naturaleza, función, cualidades u otras características de los bienes o servicios a distinguir.

v) Marcas notorias son las generalmente conocidas, en los círculos comerciales interesados de un país. La notoriedad de las marcas le fortalece su protección.

La doctrina ha indicado que en un signo distintivo debe presentarse básicamente varias características pero las más principales son: a) Ser distintivo; y b) No inducir a engaño.

La protección de un signo distintivo depende de si cumple la función distintiva y esta se analiza desde el punto de vista de la esfera de la conceptualización de los signos: 1) Con respecto a otros signos cuando sean iguales o la semejanza sea confusa con relación a que afecte a derechos de terceros; y 2) Con proporción a los productos, entre más alejado este el signo con relación al producto que se ofrece, mayor será la distintividad.

En relación a esta clasificación encontramos los signos de: -Fantasía que son los creados por el ingenio creativo y que no identifican las cualidades y características del producto, son independientes. -Arbitrarios los que están formados por palabras definidas (conceptos) que se utilizan para productos que no tienen relación con ellos. -Los sugestivos o evocativas que sugieren las cualidades o características de los productos y estas pueden dar lugar a que haya un rechazo a su registro. -Las descriptivas el nombre con que el público distingue al producto y sus características, el que suministra una idea de los ingredientes, cualidades de los bienes o servicios. El aspecto descriptivo de un signo es lo que lo limita al registro, por que designa o describe la especie, cantidad, la calidad o el valor, u otros.

Según la clasificación de los signos anteriormente relacionados encajamos a las marcas, expresiones o señal de publicidad a los signos sugestivos o evocativos por la finalidad de ellas de atraer la atención sobre algunos productos, servicios o empresas como bien lo define su concepto y estas proyectan indirectamente la idea de los productos, sus características, sobre los cuales recae la atención de los consumidores y usuarios.

La notoriedad de estos productos se debe a la publicidad y que esta puede ser fácilmente encontrada por el consumidor, debido a la intensa publicidad.

La notoriedad de la marca FERTICA, consiste en ser una marca que está debidamente registrada a nivel regional.

d) Control de Conceptos Jurídicos Indeterminados.

En el procedimiento de calificación de novedad de una marca, la ley prescribe que el registrador debe abstenerse de inscribir una marca cuando sea semejante a otra y genere confusión, previamente inscrita.

El término "semejanza" es un concepto jurídico indeterminado, porque los límites del referido vocablo no se encuentran delimitados por el ordenamiento jurídico.

Los doctrinarios Eduardo García de Enterria y Tomas Ramón Fernández, en su obra Curso de Derecho Administrativo, al tratar el tema de los conceptos jurídicos indeterminados expresan que: "por su referencia a la realidad, los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos utilizados por las leyes pueden ser determinados o indeterminados. Los conceptos determinados delimitan el ámbito de realidad al que se refieren de una manera precisa e inequívoca; en cambio, con la técnica del concepto jurídico indeterminado la ley refiere una esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, no obstante lo cual es claro que se intenta delimitar un supuesto concreto. La Ley no determina con exactitud los límites de esos conceptos porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación o determinación rigurosas, pero en todo caso es manifiesto que se está refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante la indeterminación del concepto, admite ser precisado en el momento de la aplicación. Pero al estar refriéndose a supuestos concretos y no a vaguedades imprecisas o contradictorias, es claro que la aplicación de tales conceptos o la calificación de circunstancias concretas no admite más que una solución a diferencia de la potestad discrecional, en el ámbito de los conceptos jurídicos indeterminados solo una única solución será la justa, con exclusión de toda. - Siendo la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados un caso de aplicación e interpretación de la Ley que ha creado el concepto, el juez puede fiscalizar sin esfuerzo alguno tal aplicación, valorando si la situación a que con ella se ha llegado es la única solución justa que la ley permite (....)".

En relación a los conceptos empleados en las disposiciones transcritas de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, esta Sala ha manifestado que: "el termino IDENTICO delimita de una manera precisa e inequívoca al área de la realidad a que hace referencia (...) por su parte los conceptos SEMEJANTES Y SIMILARES, se refieren a esferas de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su enunciado, situaciones que por su naturaleza no admiten una determinación rigurosa, pero que, presentadas en los casos concretos, deben ser analizadas al margen de la discrecionalidad para establecer su concurrencia; es decir, encajan en la categoría de conceptos jurídicos indeterminados a que se ha hecho referencia. En virtud de lo anterior, la determinación de cuando existe semejanza entre dos nombres comerciales o una marca, o de cuando los productos, mercancías o servicios son similares a otros, admite una única solución justa, para cuya determinación la ley otorga una potestad a la Administración, que como se ha señalado es juridicialmente revisable. El ejercicio de tal potestad supone para la Administración una labor cognoscitiva e interpretativa de la Ley en su aplicación en el supuesto que se le presenta" (Sentencia dictada a las catorce horas veintisiete minutos del veintidós de julio de mil novecientos noventa y nueve, referencia 80-R-96).

De acuerdo al artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos la semejanza entre dos marcas puede ser gráfica, fonética o ideológica. Este artículo pretende evitar la utilización de marcas que creen confusión en los consumidores particulares.

e) Sobre la doctrina de la apreciación de la semejanza.

La doctrina sobre la apreciación de la semejanza nos dota de principios o reglas para su apreciación. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto: la imitación debe apreciarse por imposición, es decir viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una al lado de la otra, y debe además apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria.

Acorde a estas reglas, de particular importancia en su aplicación en el caso que se analiza, se afirma que para calificar la semejanza debe tenerse en cuenta que es la marca como un todo la que se imprime en la mente del consumidor; y para decidir si dos marcas pueden ser confundidas, es preciso juzgar ante todo la impresión de conjunto que los distintivos comerciales dejan después de una revisión superficial.

Es así que en términos generales la marca debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan su propio carácter distintivo.

A continuación, se procederá a realizar, conforme a los parámetros anteriores, si existe semejanza entre la marca FERTICA y la marca FERTI-PASTO y diseño.

ANÁLISIS GRÁFICO.

En el presente caso, de la revisión gráfica, y del expediente administrativo, realizando un análisis en la forma antes señalada entre las marcas FERTICA y FERTI-PASTO y diseño, como un todo único, se advierte que en sus características existen diferencias.

Para el caso, su impresión visual FERTICA y FERTI-PASTO y diseño se encuentran escritos de forma diferente, los colores y la forma que presentan son evidentemente distintos, aunado que la marca FERTI-PASTO y diseño tiene una presentación mixta. Consecuentemente, de la apreciación de ambas marcas, el impacto que producen de conformidad a sus aspectos gráficos y decorativos, son suficientemente distintivos para evitar la confusión en el consumidor medio.

En el mismo orden de ideas, la doctrina expone que no debe juzgarse la posibilidad de confusión con referencia a la figura en sí misma, prescindiendo de la forma en que está representada; así, una figura puede coincidir con otra, pero debe apreciarse si concurren especiales características que excluyan una posible confusión.

En este sentido este Tribunal no comparte el criterio de la autoridad demandada cuando establece que ambas marcas son proclives de confundir al consumidor medio, ya que no existe diferencia gráfica y fonética. Por consiguiente su impresión grafica como un todo si puede provocar error en el consumidor medianamente inteligente.

E.2. ANÁLISIS FONÉTICO.

La sociedad demandante, establece que los elementos comunes entre ambas marcas no pueden inducir a un error o confusión en el público consumidor, pues la marca FERTI-PASTO y diseño aunque es idéntica a las dos primeras silabas de la marca inscrita FERTICA que es propiedad de la sociedad Fertilizantes de Centroamérica (El Salvador), Sociedad Anónima. Pero al realizar una vocalización de ambas marcas, se puede determinar que su sonido es diferente, ya que la parte final de las mismas difiere en su sonido global así: FERTICA y FERTI-PASTO, esta última termina de forma totalmente distinta, tienen una pronunciación y vocalización diferente. Aunque fonéticamente sean coincidentes en las primeras dos silabas de la marca ya inscrita (Fertica), su especial pronunciación resalta el carácter diferenciador entre las mismas.

Cierto es que la marca FERTI-PASTO y diseño que se pretendía inscribir es evidentemente conforme las primeras letras de la marca ya inscrita FERTICA, sobre los parámetros de apreciación antes mencionados, esta Sala ha expresado que si dos términos tienen una misma parte inicial o radical, habrá que determinar si ese elemento común es verdaderamente significativo, al grado de generar confusión. Al respecto, se constata que tal semejanza no es determinante para la generación de confusión, ya que existen más elementos gráficos -como se determinó con anterioridad- que resaltan la magnitud de la diferenciación, que hacen a las marcas desiguales.

Por consiguiente, se establece, en base a las anteriores consideraciones, que no existe semejanza fonética tal, que pueda inducir a error, entre las marcas en estudio.

e.3. ANÁLISIS IDEOLÓGICO.

Finalmente, sobre la similitud ideológica, entendida como la expresión de un mismo concepto o idea, la argumentación central de la autoridad demandada radica en que entre ambas marcas existe semejanza ya que como podemos constatar que FERTICA contiene la misma raíz que FERTI-PASTO y diseño que el término FERTI es de uso común. Es una palabra de fantasía.

En cambio la marca FERTI-PASTO y diseño difiere al utilizar el término pasto.

En tal sentido resulta imposible efectuar un análisis ideológico de las mismas, y por consiguiente, no se puede plasmar similitud ideológica entre las marcas cotejadas.

De todo lo relacionado anteriormente se concluye que en el caso de estudio se efectuó una correcta particularización del termino semejanza, quedando demostrado que entre las marcas FERTICA y FERTI-PASTO y diseño no existe semejanza tal que pueda inducir en error al público consumidor medio, por lo que, respecto de este punto, se afirma que existe la ilegalidad señalada por la sociedad demandante, en consecuencia, se ha violentado lo prescrito en el artículo 9 literales b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que estas disposiciones establecen una esfera de protección para las marcas que se encuentren inscritas o en trámite y que exista similitud en los parámetros indicados en ellos.

Establecido en los párrafos procedentes que no hay semejanza fonética, grafica ni ideología tal como lo señala la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros, en la resolución objeto de estudio de esta Sentencia, se determina que se ha violentado lo establecido en el artículo relacionado.

Es así que en términos generales la marca FERTI-PASTO y diseño debe apreciarse sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintivos, aspectos o detalles considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a la semejanza que resulte de su examen global, para determinar los elementos primordiales que le dan a su propio carácter distintivo.

CONCLUSIÓN.

En base a las consideraciones realizadas por este Tribunal, y comprobados los argumentos de ilegalidad invocados por la parte actora es procedente declarar la ilegalidad del acto administrativo pronunciado por la Directora del Registro de la Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros.

[INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS]

[PROCEDENCIA ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR LA SENTENCIA POR LA EJECUCIÓN IRREMEDIABLE DEL ACTO IMPUGNADO]

MEDIDA PARA RESTABLECER EL DERECHO VIOLADO.

Al determinar en esta sentencia que debe declararse la ilegalidad del acto, procede examinar ahora si corresponde dictar medidas para restablecer el derecho violado según lo indica el inciso segundo del artículo treinta y dos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Según lo establecido en este artículo, cuando en la sentencia se declare la ilegalidad total o parcial del acto impugnado, se contendrá el pronunciamiento que corresponda a las costas, daños y perjuicios, conforme al derecho común.

En la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se establece un mecanismo para que este Tribunal ordene restablecer plenamente los derechos violados de la parte demandante, por el acto impugnado.

El inciso segundo del artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa prescribe que en caso se hubiere ejecutado el acto administrativo cuando ya se pronuncie la sentencia definitiva, y por consiguiente no fuera posible cumplir esta, habrá lugar a la indemnización por daños y perjuicios, contra el personalmente responsable y en forma subsidiara contra la Administración.

En consecuencia, se entiende que la indemnización por daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, prevista por el legislador, se traduce en la medida que sustituye el cumplimiento material de la sentencia, en la inscripción de la marca solicitada al Registro de la Propiedad Intelectual FERTI-PASTO.

En este sentido, este Tribunal colige que si procede la inscripción de la marca en mención.”